칼럼
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특허공동출원 지분만 정하면 되는 일이 아닙니다
두 기업이 공동개발한 기술로 신제품 출시를 준비하고 있습니다.
출원 당시에는 함께 개발했으니 특허도 공동명의로 진행하면 된다고 생각했습니다. 지분 역시 별다른 논의 없이 절반씩 나눴고요.
문제는 제품 출시 이후, 추가적인 사업 확장을 앞두고 시작됐습니다.
한쪽 기업은 해당 기술의 라이선스 계약을 다른 업체와 추진하려 했지만, 공동권리자인 상대 기업이 동의하지 않으면서 계획에 제동이 걸린 것입니다.
특허공동출원은 함께 이름을 올리고 지분만 나누면 끝나는 절차처럼 보이지만, 실제 사업 단계에서는 이처럼 예상하지 못한 제한이 생길 수 있습니다.
그렇다면 공동출원 이후 제품 출시나 기술 활용 과정에서 문제가 생기지 않으려면 출원 전에 어떻게 조치할 수 있을까요?
이번 글에서는 특허공동출원을 준비할 때 놓치지 말아야 할 세 가지 핵심을 살펴보겠습니다.
1. 개발에 참여한 기업은 모두 공동출원인이 되나요?
특허공동출원에서 먼저 구분해야 할 것은 발명자와 출원인입니다.
발명자는 기술적 아이디어를 구체화해 발명을 완성하는 데 실질적으로 기여한 사람입니다.
반면 출원인은 특허를 받을 수 있는 권리를 보유하거나, 해당 권리를 적법하게 승계한 개인 또는 기업을 말하고요.
따라서 공동 개발비를 부담했거나 회의에 참여했다는 사실만으로 공동발명자가 되는 것은 아닙니다.
예를 들어 A 기업이 제품의 요구사항과 개발비를 제공하고, B 기업 연구원이 핵심 구조와 작동 방식을 구체적으로 완성했다면 두 기업의 실제 발명 기여와 권리승계 관계를 확인해야 하는 것이죠.
여러 사람이 발명의 완성에 실질적으로 기여했다면 특허받을 수 있는 권리는 공동으로 귀속됩니다. 이 경우 해당 권리를 보유한 사람들은 함께 출원해야 합니다.
공동발명자 중 일부를 제외하고 출원하면 공동출원 요건에 문제가 생길 수 있기 때문입니다.
따라서 출원 전에는 다음 사항을 먼저 정리하는 편이 좋습니다.
- 핵심 아이디어와 기술 구성을 누가 구체화했는지
- 각 기업 연구원의 직무발명 권리가 회사에 승계됐는지
- 공동개발 계약에서 특허권 귀속을 어떻게 정했는지
- 실제 발명자와 출원인이 정확히 구분돼 있는지
특히 유의할 점은 계약서에 “개발 결과는 공동소유로 한다”는 문구가 있더라도 실제 발명자와 권리승계 관계까지 자동으로 정리되는 것은 아니라는 점입니다.
공동출원인을 정하기 전에 연구노트와 회의 자료, 설계 변경 과정 등을 바탕으로 각 참여자의 기술적 기여부터 확인해야 하는 이유입니다.
2. 지분을 절반씩 나누면 권리도 똑같아지나요?
특허공동출원을 하기로 결정했다면 다음으로 지분율을 정하게 됩니다.
두 기업이 함께 개발했다는 이유로 50대 50으로 나누기도 하지만, 실제로는 핵심 기술에 대한 기여도와 연구인력·설비의 투입 정도, 향후 사업화 역할까지 함께 고려해야 합니다.
여기서 유의할 점은 지분율이 곧 모든 의사결정 권한의 크기를 의미하지는 않는다는 것입니다.
특허권이 공동소유가 되면 각 공유자는 별도 약정이 없는 한 특허발명을 직접 실시할 수 있습니다.
반면 자신의 지분을 제3자에게 양도하거나 질권을 설정하고, 다른 기업에 전용실시권 또는 통상실시권을 허락하려면 지분율과 관계없이 다른 공유자 모두의 동의가 필요하죠.
예를 들어 A 기업이 90%의 지분을 보유하고 있더라도, 나머지 10%를 보유한 B 기업의 동의 없이 제3자에게 해당 특허의 실시권을 자유롭게 허락할 수는 없습니다.
바로 이 지점에서 지분율과 실제 사업 활용 기준을 따로 정해야 합니다.
- 각 기업이 기술을 직접 사용할 수 있는 제품군
- 국내외 생산과 판매 가능 지역
- 제3자 라이선스 허용 여부
- 지분 양도 시 상대방의 우선매수권
- 특허 수익과 기술료의 배분 기준
공동출원 당시 지분 숫자만 정하고 실제 활용 범위를 합의하지 않으면, 등록 이후 각 기업이 서로 다른 사업을 추진하는 과정에서 판단이 갈릴 수 있습니다.
3. 출원 이후의 의사결정은 어떻게 정해야 할까요?
특허공동출원은 출원서를 함께 제출하는 것으로 끝나지 않습니다.
심사 과정에서 거절 이유가 통지되면 청구항을 어느 범위까지 보정할지 협의해야 하고, 등록 후에는 등록료와 연차등록료를 누가 부담할지도 정해야 합니다.
한쪽 기업은 넓은 권리 범위를 유지하려 하지만, 다른 기업은 비용을 줄이기 위해 일부 국가의 출원을 포기하려 할 수도 있죠.
따라서 공동출원 전에는 다음 사항을 계약서에 구체적으로 정해두는 편이 좋습니다.
- 국내외 출원·등록 비용의 부담 비율
- 명세서와 청구항 작성 방향을 결정하는 방법
- 거절 이유 대응과 심판 진행 여부
- 해외출원 국가를 정하는 기준
- 한쪽이 권리를 포기하려 할 때의 처리
- 특허침해가 발생했을 때의 대응 방법
특허공동출원 이후 새롭게 발생할 수 있는 개량기술도 사전에 고려해야 합니다.
기존 특허를 바탕으로 한쪽 기업이 후속 기술을 개발했을 때 해당 특허까지 공동소유로 볼 것인지, 개발한 기업이 단독으로 보유할 것인지에 따라 향후 제품 주도권이 달라질 수 있기 때문입니다.
모든 상황을 세세하게 나열할 필요는 없습니다.
다만 출원 비용과 권리 유지, 라이선스, 권리 포기, 후속 기술의 귀속처럼 실제 사업에 영향을 주는 항목은 출원 전에 기준을 정해두시는 것을 권장드립니다.
다시 한번 말씀드리지만, 특허공동출원은 출원인 명단과 지분율만 정하는 절차가 아닙니다.
실제 발명에 기여한 사람이 누구인지 제대로 확인하지 않으면 정당한 권리자가 누락될 수 있습니다.
등록 이후의 활용 방법을 정하지 않으면 공동 특허를 보유하고도 제3자에게 라이선스하거나 권리를 이전하는 과정에서 상대방의 동의를 얻지 못해 곤란한 상황이 생길 수 있고요.
따라서 출원 전에는 최소한 아래의 세 가지를 먼저 확인해야 합니다.
누가 발명의 완성에 기여했고 기업이 해당 권리를 적법하게 승계했는지, 각 기업이 특허 기술을 어느 범위에서 활용할 것인지, 출원 비용과 라이선스 및 후속 기술의 귀속을 어떻게 결정할 것인지입니다.
특히 공동개발 계약의 해석이나 지분·권리 귀속을 두고 의견이 엇갈리기 시작했다면 출원 절차만 고려해서는 안됩니다.
향후 라이선스나 권리 이전 과정에서 상대방의 동의가 필요한지, 기존 계약 내용이 실제 권리관계와 맞는지에 따라 사업 계획이 달라질 수 있기 때문입니다.
이미 당사자 사이에 입장 차이가 생겼거나 분쟁 가능성이 보인다면, 특허출원과 계약 관계를 함께 이해할 수 있는 전문가의 자문을 구해보시길 바랍니다.
