칼럼
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특허실시권 계약 전 반드시 확인해야 할 3가지
신제품 출시를 앞두고 핵심 기술을 확인해 보니, 다른 기업이 특허권을 보유하고 있는 경우.
이때 특허침해 문제를 피하면서 필요한 기술을 사용하기 위해 특허권자와 특허실시권 계약을 체결하기도 합니다.
그런데 이때, 계약서에 서명하기 전 반드시 확인할 사항이 있습니다.
“우리 기업은 이 특허 기술을 어디까지 사용할 수 있는가.”
이 문장이 불분명하면 계약을 체결하고 기술료까지 지급한 뒤에도 우리 제품에 해당 기술을 제대로 사용하지 못하는 불상사가 생길 수 있죠.
경쟁사에도 같은 기술을 허락할 수 있는 계약인지 확인하지 않았다면, 비용을 들여 기술을 확보하고도 기대했던 시장 우위를 얻지 못할 가능성도 있고요.
특허실시권은 특허권 자체를 양수하지 않고도 필요한 범위에서 다른 기업의 특허기술을 사용할 수 있다는 점에서 유용한 선택지가 될 수 있습니다.
다만 사용할 수 있는 제품과 지역, 독점 여부, 계약기간에 따라 실제 활용 범위가 달라지기 때문에 계약 전 확인해야 할 사항이 존재합니다.
따라서 이번 글에서는 일반 사업자가 특허실시권 계약 전 놓치지 말아야 할 세 가지 핵심을 알려드리겠습니다.
1. 제품 생산과 판매 범위가 어디까지인가요?
특허실시권은 특허권 자체를 넘겨받는 것이 아니라, 계약에서 정한 범위 안에서 특허기술을 사용할 수 있는 권리입니다.
따라서 계약할 때는 어떤 제품에 기술을 적용할 수 있는지, 어느 지역에서 생산하고 판매할 수 있는지, 계약기간은 언제까지인지 유의해서 확인해야 합니다.
예를 들어 국내 생산만 허용된 계약이라면 해외 공장에서 제품을 만들거나 수출하는 행위까지 허용되는지는 별도로 살펴봐야 합니다.
해당 특허기술이 적용된 제품을 계열사나 외주업체가 대신 생산하는 경우도 마찬가지입니다. 계약서에 관련 내용이 없다면 특허권자와 허용 범위를 두고 해석이 달라질 수 있죠.
계약 전에는 최소한 다음 사항을 구체적으로 정해야 합니다.
- 사용할 수 있는 제품과 모델
- 생산·판매가 가능한 지역
- 수출 가능 여부
- 계열사와 외주업체의 사용 가능 여부
- 계약기간
여기에 별도로 한 가지 더 확인해야 할 사항이 있습니다. 계약 상대방이 해당 특허실시권을 허락할 권한을 가는지입니다.
특허권이 여러 명의 공동소유라면 한 명의 특허권자와 합의하는 것만으로는 실시권을 받을 수 없습니다. 공유특허에 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하려면 다른 공유자 모두의 동의가 필요하기 때문입니다.
기존에 다른 실시권이나 질권이 설정돼 있다면 새롭게 허락받을 수 있는 범위와 계약 조건도 달라질 수 있고요.
따라서 계약서에 서명하기 전에는 특허등록원부를 통해 현재 권리자와 공동소유 여부, 기존에 설정된 권리관계를 확인할 필요가 있습니다.
2. 경쟁사에도 같은 기술 사용이 허용될 수 있나요?
계약 방식에 따라 달라집니다. 특허실시권은 크게 전용실시권과 통상실시권으로 구분됩니다.
전용실시권은 정해진 범위에서 특허기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리입니다. 제품 경쟁력의 상당 부분이 해당 기술에서 나오거나 특정 시장에서 독점적인 지위가 필요하다면 검토할 수 있죠.
반면 통상실시권은 기술을 사용할 수는 있지만, 독점적인 지위까지 보장되지는 않습니다. 특허권자가 다른 기업에도 같은 기술의 사용을 허락할 수 있어 경쟁사 역시 해당 기술을 활용할 가능성이 있습니다.
그렇다고 전용실시권이 항상 더 유리한 것은 아닙니다.
독점 범위가 넓을수록 계약금이나 기술료가 높아질 수 있고, 일정한 생산량이나 매출 조건이 붙을 수도 있습니다. 해당 기술이 제품의 일부 기능에만 사용되고 빠른 출시가 중요하다면 통상실시권이 더 효율적일 수 있죠.
여기서 판단해야 할 기준은 다음과 같습니다.
- 해당 기술이 제품 경쟁력에서 차지하는 비중
- 경쟁사가 같은 기술을 사용할 때의 영향
- 필요한 독점 지역과 제품 범위
- 예상 매출과 기술료 부담
전용실시권은 계약만 체결한다고 효력이 발생하는 것이 아니라, 설정 등록까지 마쳐야 한다는 점도 유의해야 합니다.
3. 계약서는 어떤 조건을 구체적으로 적어야 할까요?
특허실시권 계약에서 분쟁은 계약 범위가 불명확할 때 발생하는 경우가 많습니다.
이를 줄이려면 먼저 계약 대상이 되는 특허 번호와 사용할 기술을 정확히 특정해야 합니다.
제품 하나에도 여러 특허가 적용될 수 있으므로, 실시권을 확보한 특허 한 건만으로 제품을 생산하고 판매할 수 있는지도 확인해야 하죠.
기술료는 일시금으로 지급할지, 매출이나 생산량에 따라 지급할지 정해야 합니다. 매출액을 어떤 기준으로 계산할지, 정산은 언제 진행할지도 함께 정할 필요가 있습니다.
계약 종료 이후의 처리도 중요합니다.
남아 있는 재고를 계속 판매할 수 있는지, 전달받은 기술자료를 반환하거나 폐기해야 하는지에 따라 기업이 부담하는 손실이 달라질 수 있기 때문입니다.
실시 과정에서 제품을 개선하거나 새로운 기술을 개발할 가능성이 있다면, 개량 기술의 권리가 누구에게 귀속되는지도 미리 정해두는 편이 좋습니다.
특허실시권 계약은 기술을 사용할 수 있다는 말만 듣고 결정할 사안이 아닙니다.
제품과 지역, 계약기간, 외주 생산 여부가 계약서에 빠져 있다면 기술료를 지급하고도 계획한 방식으로 사업을 진행하지 못할 수 있습니다.
경쟁사에도 같은 기술이 허락되는 계약인지 확인하지 않으면 독점 효과도 얻기 어렵고요.
따라서 계약 전에는 세 가지를 먼저 확인해야 합니다.
해당 특허를 실제로 허락할 수 있는 권리자인지, 우리 기업이 필요한 제품과 지역까지 사용할 수 있는지, 독점 범위와 계약 종료 이후의 조건이 명확한지입니다.
특허실시권은 실제 사업에 필요한 권리가 어느 범위까지 포함돼 있는지에 따라 가치가 달라지기에 제품 출시와 판매 구조에 맞는 조건인지 전문가의 자문을 구해보시길 권장드립니다.
