칼럼
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미국특허등록 진행시 절차, 기간, 국내특허와의 차이점
안녕하세요 특허법인 테헤란입니다.
이번 컬럼에서는 미국특허등록 진행을 하는 경우,
소요되는 기간에 대한 부분과 국내 특허와의 절차상 차이점이 어떠한 점들이 있는지를 살펴보겠습니다.
[목차]
1. 미국특허등록이 필요한 이유
- 미국특허등록 왜 해야 할까?
2. 미국특허등록 기간
- 대략적으로 이만큼의 기간이 소요됩니다.
3. 미국특허등록과 국내특허등록의 차이점
- 미국특허와 국내특허의 절차 차이
4. 맺음말
미국 특허등록의 필요성
지식재산권의 권리는 속지주의 원칙에 따라 등록을 받은 해당 나라 내에서만 독점적인 권리를 가집니다. 국내에서 특허등록을 받았다 하더라도 해당 권리는 국내에서만 미치는 것이며, 미국 내에서 해당 특허를 실시하는 자에게는 권리침해를 주장할 수 없습니다.
따라서 해당 특허의 내용을 해외 국가에서도 실시를 하고 보호가 필요하다면, 각 국가에서 별도의 특허를 출원하고 등록을 받아야 안전한 보호가 가능합니다.
국내 특허 획득 후, 미국에서의 보호가 필요한 경우에는 미국특허등록을 시도해야 하는 것입니다.
미국특허등록 기간
1. 국내 출원된 특허 명세서를 영어로 번역하는 작업을 수행합니다.(2~3주 소요)
2. 번역된 영문 명세서를 이용하여 미국 특허 대리인에게 특허출원을 지시합니다.(1~2주 소요)
3. 미국 대리인이 해당 명세서를 이용하여 미국 특허청에 특허출원을 진행합니다.(1~2주 소요)
4. 미국 특허청에 특허출원이 접수되면, 특허심사를 하게 되는데 1차 심사결과가 나오기까지는 약 24개월 내외의 시간이 소요됩니다.
5. 국내와 마찬가지로 미국 특허의 경우에는 중간사건(Office Action)이 통상적으로 통지되며, 이러한 중간사건에 대응하는 경우 3~6개월 정도 시간이 소요됩니다.
6. 중간사건 절차에서 거절이유를 무사히 극복한 경우 특허등록이 완료되며, 존속기간은 국내와 동일하게 출원일로부터 20년입니다.
미국특허 절차의 진행은 개략적으로 상기와 같은 과정으로 진행이 됩니다.
국내보다는 기간적인 면에서 조금 더 여유있게 생각을 하셔야 한다는 특징이 있습니다.
미국특허등록과 국내특허등록의 차이점
가출원 제도
미국 특허의 가출원제도는 PDF 자료, PPT 자료, 이미지 파일 등 형식에 관계없이 서류 그대로 제출이 가능합니다. 가출원에 포함된 내용들은 신규성 및 진보성을 판단할 때 가출원일을 기준으로 판단을 받습니다.
국내의 경우에는 이러한 형식에 상관없는 가출원 제도가 기존에는 존재하지 않았으나, 2020년 3월 30일부터 미국과 동일한 형태로, PPT, PDF, 이미지 파일 등으로도 제출이 가능하게 변경되었습니다.
일부계속출원(CIP 제도)
기초출원이 진행 중에는 신규사항을 추가하여 새로운 특허출원을 진행할 수 있는 제도를 의미합니다. 국내에서도 새로운 신규사항의 추가가 있는 경우에는 국내 우선권주장을 통해 내용을 보완하여 출원하는 것이 가능합니다.
다만, 국내우선권주장 출원은 원출원일로부터 1년 이내에만 가능하나, 미국의 일부계속출원 제도는 원출원이 진행되는 중에는 언제든지 가능한 것에 차이점이 있습니다.
발명자 선언서 제출 의무
미국특허등록 절차에서는 국내와는 달리, 발명자가 스스로 자신이 진실한 발명자라는 발명자선언서를 작성하여 제출하여야 합니다.
IDS (Information Disclosure Statement) 제출 의무
국내와는 달리, 미국특허출원 시에는 출원인이 알고 있는 선행기술문헌을 미국 특허청에 알려야 하는 의무가 있습니다. 특허, 국내 특허를 바탕으로 미국 특허등록절차를 진행하는 경우, 국내 특허과정에서 제시된 인용문헌을 IDS 자료로 제출하여야 합니다.
맺음말
미국특허등록은 국내를 제외하고는 중국, 일본과 더불어서 가장 많이 등록을 시도하는 국가입니다. 국내와는 달리 비용적인 면에서 상당한 부담이 생기기는 하지만, 등록이 된다면 사업적으로 상당한 권리를 가질 수 있는 장점도 있습니다.
미국특허출원 과정, 심사과정에서의 중간사건 대응, 등록 후의 특허 관리 등 해외 특허의 경우에는 신뢰를 기반으로 맡길 수 있는 특허법인의 선택이 상당히 중요합니다.
수 많은 경험을 바탕으로 한 저희 테헤란 역시 해외 특허와 관련된 모든 업무를 관리하고 있으니, 믿고 맡길만한 곳을 찾으신다면 저희한테 연락 주셔도 좋습니다.
여러분 사업의 성공을 돕겠습니다. 감사합니다.
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