칼럼
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임시명세서 출원, 실수없는 특허 가출원 가이드
발명은 어느 정도 완성됐지만 아직 청구항까지 확정하지 못한 상황에서, 전시회나 투자 미팅 일정 때문에 출원일부터 서둘러 확보해야 할 때가 있습니다.
이럴 때 활용할 수 있는 방법이 임시명세서 출원입니다.
정식 명세서 형식을 모두 갖추지 못했더라도 연구노트나 논문, 기술자료 등을 PDF 등 자유로운 형식으로 제출해 먼저 출원일을 확보할 수 있는 제도죠.
실무에서는 청구범위 제출유예와 함께 활용되면서 흔히 ‘가출원’이라고도 불립니다.
다만 이것을 먼저 명심하시죠. 형식을 간소화할 수 있다는 것이 발명의 내용을 대충 적어도 된다는 뜻은 아닙니다.
처음 제출한 자료에 어떤 기술적 내용이 담겨 있는지에 따라 이후 확보할 수 있는 권리범위까지 달라질 수 있기 때문에 가출원 또한 아주 꼼꼼히 진행하셔야 합니다.
오늘은 임시명세서 출원을 왜 활용하는지부터 진행 절차, 그리고 출원일만 서둘러 확보하려다 오히려 권리화가 어려워지는 상황까지 하나씩 짚어드리겠습니다.
1. 임시명세서 출원 어떨 때 사용하나요?
정식 명세서를 완성할 시간이 부족한 상황에서도 출원일을 먼저 확보하기 위해서입니다.
특허법 제42조의2에 따르면 특허출원 시 청구범위를 적지 않고 출원하는 것이 가능하며, 발명의 설명은 반드시 포함해야 합니다.
청구범위를 제출하지 않은 경우에는 정해진 기간 안에 이를 추가하는 보정을 진행해야 하죠.
특히 임시명세서 출원은 정해진 명세서 형식을 모두 작성하지 않고도 논문이나 연구노트, 기술자료 등을 활용해 신속하게 출원할 수 있다는 장점이 있습니다.
대표적으로 전시회 출품, 논문 발표, 투자 IR 등 외부 공개가 임박했거나 경쟁사보다 하루라도 먼저 출원일을 확보해야 하는 상황에서 활용하죠.
또한 핵심 기술은 완성됐지만 여러 실시 형태가 예상돼 청구항 설계에 시간이 더 필요한 경우에도 고려할 수 있고요.
다만 국내에서 말하는 임시명세서나 이른바 ‘가출원’을 미국의 provisional application과 같은 제도로 이해하시면 곤란합니다.
국내 임시명세서 출원은 그 자체로 정규 특허출원에 해당하며, 이후 정식 명세서로 보정해 기존 출원을 이어갈 수 있습니다.
또한 출원일부터 1년 이내에 국내우선권을 주장하며 새로 출원하는 방법도 활용할 수 있습니다.
따라서 단순히 ‘일단 날짜만 잡아두자’고 접근하기보다는 향후 어떤 방식으로 권리화를 이어갈지까지 함께 정해두는 것이 중요합니다.
2. 특허 가출원은 어떻게 진행할 수 있나요?
먼저 현재 확보된 발명 내용을 임시명세서 형태로 정리해 특허출원을 진행합니다.
이때 정식 특허 명세서의 형식을 모두 갖추지 않아도 PDF, DOCX, PPTX, HWP, JPG 등 다양한 형식의 자료를 활용할 수 있습니다.
하지만 형식이 자유롭다고 해서 내용까지 자유로운 것은 아닙니다.
이후 정식 명세서와 청구범위를 작성할 때 근거가 될 수 있도록 발명의 핵심 구성, 작동 원리, 수치범위, 실시 형태 등을 가능한 한 구체적으로 담아두어야 하죠.
청구범위를 제출하지 않은 상태라면 원칙적으로 최우선일 등을 기준으로 1년 2개월 이내에 청구범위를 포함한 정식 명세서로 보정해야 합니다.
그전에 제3자의 심사청구 등에 따라 심사청구 취지를 통지받은 경우에는 통지받은 날부터 3개월이 되는 날과 기존 1년 2개월 기한 중 빠른 날까지 보정을 마쳐야 합니다.
기한 내 청구범위를 제출하지 않으면 해당 출원은 취하된 것으로 간주됩니다.
결국 임시명세서 출원은 비용을 크게 아끼기 위한 제도라기보다는 시간이 부족한 상황에서 출원일을 먼저 확보하기 위한 수단으로 보는 것이 적절합니다.
3. 변리사가 말하는 임시명세서 출원의 주의점
출원에서 가장 주의해야 할 부분은 처음 제출하지 않은 내용을 나중에 마음대로 추가할 수 없다는 점입니다.
특허 명세서를 보정할 때는 최초 명세서 또는 도면에 기재된 범위를 넘어 새로운 기술적 사항을 추가하는 것이 제한됩니다.
예를 들어 임시명세서에는 하나의 구조만 적어두었는데 이후 변리사와 검토하면서 다른 실시 형태나 중요한 수치범위까지 권리화할 필요가 생기는 상황에 문제가 되는 것이죠.
그 내용이 최초 제출 자료에서 충분히 뒷받침되지 않는다면, 이후 청구항에 넣고 싶어도 자유롭게 추가하기 어려울 수 있습니다.
출원일을 하루라도 빨리 확보하려고 내용을 지나치게 줄여 제출했다가, 정작 필요한 권리범위를 확보하지 못하는 역설적인 상황을 마주하게 되실겁니다.
임시명세서 출원 시 기한 관리도 중요합니다.
임시명세서를 제출한 후 정해진 기간 안에 청구범위와 정식 명세서를 갖추지 못하면 출원 자체가 취하된 것으로 간주될 수 있습니다.
임시명세서 출원은 급하게 출원일만 만들어두는 편법이 아닙니다.
정식 특허출원의 한 방식이며, 제대로 활용하면 전시회나 투자 미팅, 논문 발표처럼 공개 일정이 촉박한 상황에서도 발명의 출원일을 먼저 확보할 수 있는 비장의 한 수죠.
핵심은 얼마나 빨리 출원했느냐보다, 처음 제출한 자료가 이후 필요한 권리범위를 얼마나 충분히 뒷받침하고 있느냐입니다.
따라서 변리사 상담을 진행하신다면 현재 작성해두신 발명 설명자료와 연구노트, 도면, 시제품 사진 등 자료를 전달주시면 빠르게 검토해 드릴 수 있습니다.
특히 전시회나 투자 미팅, 논문 발표처럼 외부 공개 일정이 예정되어 있다면 그 날짜도 함께 알려주셔야 합니다.
급하게 출원일을 확보해야 하지만 어디까지 작성해 제출해야 할지 고민 중이시라면, 공개부터 진행하시기 전에 특허법인 테헤란을 통해 출원 방향을 먼저 확인해 보시기 바랍니다.
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