칼럼
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공동특허출원 권장하지 않는 이유와 차선책
동업자나 투자자와 함께 개발한 기술을 두고 "그럼 특허도 공동명의로 하죠"라는 말이 나오면, 분쟁 없이 깔끔한 정리처럼 느껴지실 겁니다.
하지만, 큰 착각입니다.
이건 지금의 분쟁을 피하기 위해, 미래의 훨씬 큰 분쟁을 감수해야 하는 선택이죠.
특허권 공유는 부동산 공유와 성격이 다릅니다. 지분이 있어도 혼자서는 팔 수도, 빌려줄 수도 없는 권리이기 때문에, 이 선택이 큰 실수가 되어버립니다.
오늘은 공동특허출원으로 인해 생기는 족쇄부터 실제로 문제가 되는 상황, 그리고 선택할 수 있는 대안을 정리해 드리겠습니다.
1. 공동특허출원, 의무인 상황이 맞습니까?
특허법에 따르면 2명 이상이 공동으로 발명할 경우, 특허를 받을 수 있는 권리는 공유가 되고, 이때는 공유자 전원이 공동으로 출원해야 합니다.
이를 어기면 거절이유가 되고, 등록되더라도 무효사유로 남죠.
다만 문제는 발명에 실제로 기여하지 않았는데도 자금을 댔다거나 같이 사업한다는 이유로 공동명의를 합의하는 경우입니다.
이렇게 공동특허로 공유가 성립해버리면, 다시 정상적으로 되돌리는 데 상대방 동의가 필요하죠.
뿐만 아니라 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 받아야만 지분을 양도하거나 질권을 설정할 수 있고, 제3자에게 전용실시권·통상실시권 라이센스를 주는 것도 마찬가지입니다.
권리 처분은 묶이고 사용은 자유롭다는 구조라, 공동특허출원을 하면 제조 역량을 가진 쪽이 사실상 전부를 가져가는 상황이 벌어집니다.
2. 비즈니스에서는 이렇게 장애물이 됩니다
투자 유치나 M&A 실사에서 공유 특허는 가장 먼저 지적되는 항목입니다.
이 경우 지분을 넘기거나 담보로 잡으려면 공동명의자의 동의가 필요한데, 동의를 거절하거나 대가를 요구하면 거래 자체가 흔들려버립니다.
라이선스로 수익을 내려는 경우도 같습니다.
직접 제조하지 않는 개인 발명자나 연구기관은 실시로 얻을 이익도 없고 제3자 실시허락도 단독으로 못 하므로, 불실시 보상 약정이 없으면 청구할 근거가 마땅치 않아 답답함만 남죠.
게다가 분쟁 국면에서조차 기한이 걸립니다.
거절결정 불복심판처럼 공유자 전원이 공동으로 청구해야 하는 절차가 있어, 상대방이 폐업했거나 연락이 끊기면 대응 기한 안에 서류를 갖추는 일부터 어려워집니다.
연차료 분담이 깨져 권리가 소멸하는 경우도 여기서 나오며, 관계가 틀어진다면 이후 필요한 순간에 동의를 받을 방법은 사실상 없습니다.
3. 공동특허출원 전 선택할 수 있는 차선책
출원 전이라면 발명자와 출원인을 먼저 분리해 보시기 바랍니다.
자금 제공이나 단순한 아이디어 제안만으로는 공동발명자가 되지 않으므로, 기여 내용을 정리해 단독출원한 뒤 상대에게는 통상실시권이나 실시료 계약으로 이익을 보장하는 방식이 가능합니다.
기술적 특징이 서로 나뉜다면 각자 별개의 발명으로 출원하고 필요한 범위만 서로 실시 허락하는 방법도 있고요.
다만 공동발명이거나 국가연구개발 협약처럼 공유가 불가피하다면, 출원서 제출 전에 계약으로 공백을 미리 메워야 합니다.
지분율, 각자 실시 범위와 불실시 보상, 지분 양도 시 우선매수권과 동의 절차, 제3자 실시허락 기준, 심판·소송 대응 주체와 비용 분담, 연차료 납부 책임까지 명시하는 것이 최소한의 대처입니다.
이런 부분은 실제로 공동특허출원 분쟁을 겪어본 베테랑 변리사가 아니라면 놓치는 점이 생길 수 있으니, 전문가의 조력 하에 꼼꼼히 진행하시는 걸 권장드립니다.
공동특허출원 여부는 사이가 좋을 때가 아니라 틀어졌을 때를 기준으로 결정하셔야 합니다.
그렇기에 지금 판단하셔야 하는 것은 지분을 몇 대 몇으로 나눌지가 아니라, 누가 실제 발명자인지와 권리를 처분해야 할 상황에서 누구의 동의가 필요한지입니다.
절대 사소한 부분으로, 혹은 안일한 판단으로 넘기지 마시고 전문가에게 어떤 위험이 있는지, 어떤 차선책이 있는지 확인하신 뒤 진행하십시오.
특허법인 테헤란에 문의주시면 단독출원이 가능한 사안인지, 공유를 유지한다면 어떤 조항을 먼저 넣어야 하는지부터 정리해 드리겠습니다.
꼭 명의를 확정하기 전에 문의 주시기 바랍니다.
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