칼럼
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가출원 잘못하면 해외특허출원까지 꼬입니다
가출원은 아이디어를 서둘러 붙잡아 두는 수단이지, 그 자체로 완성된 권리가 아닙니다.
그렇기에 대표님께서 가장 먼저 아셔야 할 점은 가출원의 효력은 어디까지나 그 서류에 적힌 내용까지만 미친다는 것이죠.
급하게 낸 몇 장짜리 서류로 날짜만 확보했다고 생각하셨다면, 추후 해외출원 단계에서 그 날짜를 인정받지 못해 곤란한 상황이 펼쳐집니다.
오늘은 가출원을 문제 없이, 이점만 잘 활용할 수 있도록 특허법인 테헤란이 요점들을 짚어드리겠습니다.
1. 가출원이란 무엇을 위한 절차인가?
자세한 설명에 앞서, 엄밀히 말하면 우리 특허법에 '가출원'이라는 명칭의 제도는 없습니다.
해당 방식은 주로 논문 발표나 전시, 투자설명이 코앞이라 명세서를 다듬을 시간이 없을 때 쓰는 방식으로 실무에서는 주로 다음 세 가지를 칭하죠.
| 구분 | 근거 | 특징 |
|---|---|---|
| 청구범위 유예 출원 | 특허법 제42조의2 | 청구범위를 적지 않고 출원일 확보 |
| 외국어 명세서 출원 | 특허법 제42조의3 | 영어 등으로 먼저 제출, 번역문은 나중에 |
| 미국 가출원 | 35 U.S.C. §111(b) | 심사·공개 없이 12개월간 지위 유지 |
공통점은 출원일을 먼저 잡아 두기 위해 사용한다는 점입니다.
이 중 청구범위 유예 출원은 출원일부터 1년 2개월이 되는 날까지 청구범위를 적는 보정을 해야 하고, 외국어 출원이라면 같은 기간 안에 국어번역문을 내야 합니다.
만약 이 기간을 넘기면 출원은 취하로 진행되며, 청구범위가 없는 동안에는 심사청구도 할 수 없으니 꼭 기한을 엄수하시기 바랍니다.
2. ‘기재 범위’ 때문에 해외출원까지 꼬입니다
이 방식에서 우선권은 날짜에 붙는 것이 아니라, 선출원 명세서에 적혀 있는 발명에만 붙습니다.
예를 들어 발표 슬라이드 몇 장을 그대로 붙여 가출원을 진행하고, 1년 뒤 정식 출원에서 구체적인 수치 범위와 제조 조건을 처음 써넣는다면?
그 새로 들어간 부분은 최초 출원일로 소급되지 않으며 그 사이에 있었던 본인의 발표나 경쟁사 출원이 그대로 선행기술이 되어 장애물이 됩니다.
다만 이 판단은 국가마다 잣대가 조금씩 다릅니다.
미국은 정식출원의 청구항이 명세서에 충분히 설명되고 실시 가능하게 개시되었는지를 따져 우선권을 인정하고, 유럽은 '동일한 발명'인지를 중점으로 봅니다.
그러므로 해외 여러 나라를 동시에 준비하시는 경우, 한 곳에서 우선권이 깨지면 그 나라만 무너지는 것이 아니라 출원 전략 전체를 다시 짜야 하니 전문가의 철저한 검토가 필요합니다.
3. 가출원을 위험 없이 안전하게 활용하는 방법
매일같이 실무를 하는 전문가 입장에서는 당연한 부분들이지만, 비전문가의 입장에서는 생각하지 못하거나 판단이 어려운 부분들입니다.
첫째, 명세서 분량을 아끼지 마십시오.
이후 절차에서 청구항으로 뽑아 쓸 실시예, 수치범위, 대체 가능한 구성을 그때 적어 두어야 소급 효력이 살아 있습니다.
둘째, 해외 진출국을 먼저 정하고 나서 출발 국가를 고르십시오.
미국만 볼지, 한국 출원을 기초로 PCT를 거칠지에 따라 처음 낼 서류의 언어와 형식이 달라집니다.
셋째, 공지예외 주장 기한은 우선권과 별개로 관리하셔야 합니다.
발표나 판매가 먼저 있었다면 그 시점부터 따로 기산되고, 해외에서는 인정 범위 자체가 좁습니다.
가출원의 성패는 접수 여부가 아니라, 1년 뒤 청구항이 그 서류에 뿌리를 두고 있는지에서 갈립니다.
지금 준비 중인 기술 설명 자료와 발표·공개 예정일, 진출을 고려하는 국가 목록만 정리해 보내주시면, 명세서에 무엇이 필요한지, 어느 나라를 기준으로 첫 출원을 걸어야 하는지 검토해 드리겠습니다.
지식재산권의 세계에서는 언제나 서류를 내기 전에 확인하는 것이 추후 수습하는 상황보다 비용을 압도적으로 아낄 수 있는 순간입니다.
그러니, 언제든 연락 주셔서 테헤란의 베테랑들과 함께 점검해 보시기 바랍니다.
담당 전문가
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