칼럼
테헤란은 법적 지식을 공유하여 고객님들께 한걸음 더 다가갑니다.
특허기술이전 계약서 한 줄이 후속 제품을 막습니다
상대방이 보낸 특허기술이전 계약서에 계약금과 기술료가 적혀 있었습니다.
조건만 보면 사용하지 않던 특허를 활용해 수익을 만들 수 있는 좋은 기회처럼 보였죠. 그런데 서명하기 전에 금액보다 이 문장을 확인하지 않으면 크게 곤란해집니다.
“상대방은 해당 특허를 국내외 모든 제품에 독점적으로 사용할 수 있다.”
이 범위를 그대로 받아들이면 특허권자인 본인이 앞으로 개발할 후속 제품과 해외 사업까지 상대방의 독점 범위에 묶일 수 있습니다.
계약 형태와 범위에 따라서는 해당 제품과 시장에서 같은 기술을 직접 활용하기 어려워질 수 있죠.
특허기술이전은 해당 특허가 실제 제품을 보호하는지, 어떤 기술자료를 제공할지, 독점 범위를 어디까지 허용할지를 함께 정하고 그에 맞는 대가를 정하는 과정입니다.
이번 글에서는 계약 후에도 남겨야 할 권리부터 특허를 넘기거나 사용만 허락할 때 분쟁이 생기지 않도록 짚고 넘어가야할 기준을 알려드리겠습니다.
1. 특허기술이전 시 무엇을 먼저 확인해야 하나요?
가장 먼저 실제 권리자가 누구인지, 여러 사람이 함께 보유한 특허인지, 현재 권리가 유지되고 있는지를 살펴야 합니다.
만일 권리관계가 정리되지 않은 특허라면 협의가 끝난 뒤에도 계약이나 이전 절차가 예정대로 진행되지 않을 수 있죠.
등록번호와 권리관계의 다음으로 확인할 부분은 특허와 거래 대상 제품의 관계입니다.
특허권의 실제 보호 범위는 청구항에 적힌 기술적 구성을 기준으로 판단합니다.
따라서 청구항의 핵심 구성이 이후 제작할 제품에 명확히 적용되지 않는다면 도입 기업이 기대한 권리를 얻을 수 없는 상황입니다.
경쟁사가 손쉽게 특허를 피할 수 있어 기술 독점하기 어려워지니 거래 가치도 달라질 수 있고요.
특허등록은 거래의 출발점일 뿐입니다. 해당 특허가 어떤 제품과 시장을 보호할 수 있는지는 청구항과 실제 제품을 대조해야 판단할 수 있습니다.
이것이 특허기술이전 전 전문가와 권리 범위를 먼저 확인해야 하는 이유입니다.
2. 특허기술이전 양도와 사용 허락의 장단점을 아셔야 합니다
특허기술이전은 특허권 자체를 넘기는 양도와, 권리를 보유한 채 상대방에게 사용을 허락하는 실시권 방식으로 나눌 수 있습니다.
양도는 특허권자가 상대방으로 바뀌는 구조로 거래 대가를 한 번에 정리할 수 있다는 장점이 있지만, 이후 해당 특허의 가치가 커지더라도 기존 권리자가 추가 수익을 요구하기는 어렵습니다.
반면 실시권은 특허권을 보유하면서 계약에서 정한 범위만큼 사용을 허락하는 방식으로 선급금과 매출에 따른 기술료를 함께 정할 수 있지만, 계약 체결 이후에도 관리할 문제가 남습니다.
그렇다면 양도와 사용 허락 가운데 어느 쪽이 더 유리한지는 어떻게 판단해야 할까요?
단순히 일시금과 기술료의 예상 금액만 비교해서는 안 됩니다.
상대방이 기술을 사업화하지 않을 때 권리를 회수할 수 있는지, 기술료 산정 자료를 확인할 수 있는지, 특허 유지와 분쟁 대응 부담이 남는지, 개량기술을 활용할 수 있는지 등을 고려해야 하죠.
이 부분을 면밀히 검토하지 않고 진행한다면 이후 특허 활용이 제한되거나 예상하지 못한 비용과 책임이 남을 수 있습니다.
3. 특허기술이전 계약의 핵심은 이전 범위입니다
특허기술이전은 같은 특허를 대상으로 하더라도 어떤 제품에 사용할 수 있는지, 어느 지역까지 허용할지, 어떤 기술자료를 제공할지에 따라 계약의 내용은 크게 달라집니다.
이후 개발되는 기술의 권리를 누구에게 둘 것인지도 함께 정해야 하고요.
따라서 계약 전에는 다음 네 가지 범위를 구분해야 합니다.
첫째, 사용할 제품과 용도
특허가 적용되는 모든 제품에 사용을 허용할지, 현재 협의 중인 제품으로 한정할지 정해야 합니다. 범위를 넓게 잡을수록 특허권자가 이후 직접 활용할 수 있는 사업 영역은 줄어들 수 있습니다.
둘째, 지역과 기간
국내 사용만 허용할지 해외 판매까지 포함할지, 권한을 언제까지 인정할지를 살펴야 합니다. 계약이 끝난 뒤 남아 있는 제품과 재고를 계속 판매할 수 있는지도 미리 정해두는 편이 좋습니다.
셋째, 제공할 기술자료의 범위
특허 명세서만으로 실제 생산이 어려운 기술이라면 설계자료, 시험 결과, 제조방법이나 기술교육이 필요할 수 있습니다.
반대로 다른 사업에도 공통으로 사용하는 노하우까지 함께 넘어가지 않도록 제공할 자료와 제외할 자료를 구분해야 합니다.
마지막은 이후 개발되는 기술의 권리입니다.
상대방이 기존 기술을 개선하거나 새로운 특허를 출원했을 때 누가 권리를 보유하고 사용할지 정하지 않으면 후속 제품 개발 과정에서 이해관계가 엇갈릴 수 있습니다.
무엇을 넘기고 무엇을 남길지가 정리되어야 그에 맞는 대가도 명확히 판단할 수 있습니다.
높은 계약금이 제시되더라도 앞으로 활용할 시장까지 넓게 넘긴다면 특허권자가 포기하는 기회가 더 클 수 있습니다.
기술을 도입하는 기업 역시 특허의 실제 범위와 제공 자료를 확인하지 않으면 계약 후 제품화 계획을 다시 세워야 할 수 있죠.
그렇기에 특허기술이전 제안을 받았거나 특정 특허의 도입을 검토하고 있다면 상대방이 보낸 계약서 초안과 제안 조건, 특허등록번호, 거래 대상 제품을 함께 정리해 두는 것이 좋습니다.
계약서의 권리 범위를 명확히 구분하기 어렵다면 특허기술이전 계약 경험이 있는 전문가의 도움을 받아보시길 바랍니다.
담당 전문가
더 많은 정보가 궁금하다면
유사 건으로 상담 필요 시
