칼럼
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특허명세서 꼼꼼히 작성해도 경쟁사가 빠져나가는 이유
분명 특허명세서 작성 당시 제품의 구조와 작동 원리를 빠짐없이 담았다고 생각했습니다.
도면에는 각 부품의 위치와 연결 관계를 표시했고, 기술이 어떤 방식으로 작동하는지도 자세히 설명했죠.
심사를 거쳐 특허등록까지 마쳤으니 경쟁사가 비슷한 제품을 출시하면 권리를 행사할 수 있을 것이라 기대했습니다.
하지만 경쟁사는 일부 부품의 위치를 옮기고 결합 방식을 바꾼 제품을 출시했고, 보유한 특허권만으로는 이를 막기 어려웠습니다.
핵심 원리는 비슷해 보였지만 등록된 청구항에는 기존 제품의 구체적인 구조만 담겨 있었습니다.
그게 경쟁사 제품까지 권리범위에 포함된다고 주장하기 어려웠던 원인이 되었던겁니다.
특허명세서 내용을 꼼꼼히 작성했다는 것과 경쟁사의 우회 제품까지 대응할 수 있는 권리를 확보했다는 것은 같지 않기 때문입니다.
이런 상황을 피하려면 무엇을 확인해야 할까요? 지금부터 특허명세서 작성 전 살펴봐야 할 세 가지를 짚어보겠습니다.
1. 특허명세서 제품 설명만 자세하면 충분한가요?
특허명세서 역할은 제품의 구조를 소개하는 데 그치지 않습니다. 기존 기술과 구별되는 핵심을 찾고, 어느 범위까지 권리로 보호할지 설계해야 합니다.
특허권 보호범위는 기본적으로 특허청구범위에 적힌 내용을 기준으로 판단합니다. 특허청구범위는 보호받으려는 기술의 구성을 문장으로 정리한 부분입니다.
예를 들어 두 부품을 볼트로 연결한 제품이 있다고 가정해 보겠습니다.
기술의 핵심이 두 부품을 일정한 위치에 고정하는 데 있는데도 볼트 결합만 권리로 작성했다면, 경쟁사는 용접이나 끼움 방식으로 바꿔 권리범위에서 벗어나려 할 수 있습니다.
현재 제품에 들어간 구성을 청구항에 모두 넣는다고 권리가 강해지는 것도 아닙니다.
제품이 A·B·C 세 가지 구성으로 작동하지만 핵심 기술은 A와 B의 결합에 있다면, 부가적인 C까지 반드시 필요한 구성으로 작성할 경우 권리범위가 오히려 좁아질 수 있습니다.
경쟁사가 C를 다른 부품으로 바꾸거나 제외한 제품을 출시하면 등록된 청구항과 구성이 다르다는 이유로 특허침해 여부를 다투게 될 수 있기 때문입니다.
따라서 특허명세서 작성 단계에서는 어떤 구성이 기술의 효과를 만드는 데 반드시 필요하고, 어떤 구성은 성능을 높이기 위해 추가된 요소인지 구분해야 합니다.
특허명세서 내용을 얼마나 길고 자세하게 적었는지가 아니라, 제품의 여러 요소 가운데 무엇을 권리의 필수 구성으로 정했는지가 등록 이후 활용 범위를 좌우할 수 있습니다.
2. 경쟁사가 바꿀 부분은 어떻게 예상하나요?
경쟁사는 일반적으로 등록된 특허를 그대로 복제하기보다 일부 구조를 바꿔 권리범위를 벗어나려합니다.
부품 위치를 옮기거나 결합 방법을 바꾸고, 작동 순서를 조정하는 방식이 대표적이죠.
특허명세서 작성 단계에서는 현재 시제품뿐 아니라 같은 기능을 구현할 수 있는 다른 방식도 함께 살펴봐야 합니다.
예를 들어 다음과 같은 부분입니다.
- 이 부품을 다른 위치에 배치할 수 있는지
- 다른 재료나 부품으로 대체할 수 있는지
- 결합 방식이 달라져도 같은 효과가 발생하는지
- 다른 제품이나 산업에도 적용할 수 있는지
다만 이 경우에도 생각할 수 있는 모든 변형을 담아낸다고 좋은 특허명세서가 되는 것은 아닙니다.
실제로 구현할 방법이 충분히 설명되지 않은 범위까지 넓게 작성하면, 심사관은 해당 기술을 구현하기 어렵거나 청구항이 발명의 설명으로 충분히 뒷받침되지 않는다고 판단할 수 있죠.
권리범위를 넓히는 과정에서 이미 공개된 기술까지 포함된다면 신규성이나 진보성이 인정되지 않아 거절이유가 제시될 수도 있고요.
결국 심사 과정에서 청구항의 범위를 다시 좁혀야 하거나, 처음 기대했던 범위보다 제한된 권리만 확보하게 될 수 있습니다.
중요한 것은 변형 사례를 많이 나열하는 일이 아닙니다.
경쟁사가 어떤 부분을 바꿔 비슷한 제품을 만들 수 있는지 예상하고, 그 과정에서도 유지되는 기술적 핵심을 권리로 정리해야 합니다.
3. 특허명세서 빠진 내용은 출원 후 추가하면 되지 않나요?
필요하다면 특허출원 이후에도 명세서와 청구항을 보정할 수는 있습니다.
하지만 처음 제출한 특허명세서와 도면에 없던 새로운 기술을 자유롭게 추가할 수 있는 것은 아닙니다.
특허법상 보정은 최초로 제출한 명세서 또는 도면에 기재된 범위 안에서 이뤄져야 하죠.
예를 들어 출원 당시 센서를 제품 상단에 배치한 구조만 작성했다면, 심사 과정에서 센서를 외부 장치에 배치하는 별개의 구조를 새롭게 넣기는 어려울 수 있습니다.
처음부터 작성하지 않은 결합 방식이나 작동 과정도 마찬가지고요.
이 때문에 “우선 간단하게 출원하고 부족한 부분은 나중에 보완하자”는 접근은 주의해야 합니다.
출원일을 먼저 확보했더라도 필요한 내용이 빠져 있다면 심사 대응은 물론, 등록 이후 권리 행사에도 제약이 생길 수 있습니다.
만일 이미 출원을 마친 뒤 빠진 기술을 발견했다면 기존 명세서와 도면에서 활용할 근거가 있는지부터 확인해야 하며, 기존 내용으로 보호하기 어렵다면 별도 출원을 검토해야 합니다.
특허명세서 작성은 기술을 길고 자세하게 설명하는 작업이 아닙니다.
기존 기술과 구별되는 핵심을 정하고, 경쟁사의 우회 가능성을 고려해 실제로 보호할 범위를 설계하는 과정입니다.
따라서 출원 전에는 세 가지를 먼저 확인해야 합니다.
현재 제품에서 반드시 보호해야 할 기술이 무엇인지, 경쟁사가 어떤 부분을 바꿔 비슷한 제품을 만들 수 있는지, 예상되는 변형 형태가 명세서와 도면에 충분히 담겨 있는지입니다.
특허등록만을 목표로 현재 제품의 구조를 좁게 작성하면 등록 이후 경쟁사의 유사 제품을 발견하고도 권리를 행사하기 어려울 수 있습니다.
특허명세서 초안을 작성했거나 출원을 앞두고 있다면 제품 설명이 충분한지만 확인해서는 안 됩니다.
향후 제품 확장 방향과 예상되는 우회 방식을 함께 정리한 뒤, 실제 사업에 필요한 권리범위가 설계됐는지 변리사의 도움을 받아 점검해보시길 바랍니다.
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