칼럼
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디자인침해 피하려면 반드시 확인해야 할 3가지
신제품을 출시한 지 얼마 지나지 않아 판매를 전면 중단해야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.
이미 거래처에 납품한 제품은 회수하고, 창고에 남아 있는 물량은 전량 폐기해야 하죠. 제작을 마친 금형과 포장재도 더 이상 사용할 수 없어 처음부터 다시 만들어야 할 수 있습니다.
제품 생산비와 광고비에 회수·폐기 비용까지 더해지면 손실은 빠르게 커집니다.
추가 비용을 감당하지 못해 사업을 접거나, 자금 여력이 크지 않은 기업이라면 회사 운영에도 상당한 부담을 받을 수 있고요.
이런 결과의 시작은 경쟁사로부터 받은 디자인침해 경고장입니다.
“비슷한 제품은 흔하고, 버튼 위치와 측면 무늬도 바꿨으니 다른 디자인 아닌가?”
이렇게 생각하고 판매를 계속했지만, 일부 요소를 변경했다는 이유만으로 디자인침해 문제가 사라지는 것은 아닙니다.
디자인침해는 등록디자인을 그대로 복제했을 때만 성립하지 않습니다.
세부적인 차이가 있더라도 제품 전체에서 느껴지는 인상과 주요 특징이 유사하다면 침해로 판단될 가능성이 있죠.
그렇다면 제품을 생산하고 판매하기 전, 무엇을 확인했어야 이런 결과를 피할 수 있었을까요?
지금부터 디자인권을 침해하지 않기 위한 예방 방법부터 분쟁 발생 시 대책까지 하나씩 짚어보겠습니다.
1. 비슷한 제품에 디자인권이 등록돼 있다면 곧바로 침해인가요?
유사한 제품에 디자인권이 등록돼 있다는 사실만으로 디자인침해 사안으로 인정되는 것은 아닙니다.
먼저 해당 디자인권이 실제로 등록돼 현재까지 유효한지, 권리자는 누구인지 확인해야 합니다. 무엇보다 상대방의 디자인권이 어떤 제품의 어느 부분까지 보호하고 있는지 살펴봐야 하죠.
예를 들어 ‘의자’를 대상으로 디자인권이 등록돼 있더라도 의자 전체의 외관을 보호하는지, 등받이나 다리처럼 특정 부분만 보호하는 부분디자인인지에 따라 비교해야 할 범위가 달라집니다.
부분디자인은 제품 전체가 아니라 등록도면에서 보호 대상으로 표현된 부분을 중심으로 침해 여부를 판단합니다. 따라서 나머지 부분이 다르다고 침해 가능성이 사라지지 않습니다.
두 디자인이 적용된 제품의 용도와 기능도 함께 살펴봐야 합니다.
디자인의 유사 여부는 물품의 성질과 용도, 사용 형태 등을 고려해 전체적으로 비교하기 때문입니다.
종합적으로 제품 출시 전에는 다음 항목부터 확인하는 편이 좋습니다.
- 디자인등록번호와 현재 권리 상태
- 등록디자인의 대상이 되는 물품
- 등록도면에서 보호받는 형상과 모양
- 전체디자인 또는 부분디자인 여부
- 관련디자인이 추가로 등록돼 있는지
- 현재 디자인권자가 누구인지
권리범위를 확인한 다음에는 해당 제품이 어떤 경로로 제작됐는지도 살펴봐야 합니다.
외주업체가 제공한 디자인을 그대로 사용한 경우에도 해당 제품을 생산·수입·판매하는 기업은 디자인권 분쟁의 당사자가 될 수 있기 때문에 주의해야 합니다.
따라서 외주계약이나 공급계약을 체결할 때는 해당 디자인이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 보증과 함께, 침해 분쟁이 발생했을 때 대응 비용과 손해 부담도 구체적으로 정해두는 편이 좋습니다.
2. 일부라도 바꾸면 유사하지 않다고 볼 수 있지 않나요?
버튼 위치를 옮기거나 장식선을 추가하고, 지지대 개수를 바꿨다고 해서 기존 디자인의 권리범위에서 벗어나는 것은 아닙니다.
디자인의 유사 여부는 외관을 전체적으로 관찰했을 때 서로 다른 심미감을 주는지를 기준으로 판단하기 때문이죠.
제품의 전체적인 인상을 좌우하는 특징이 유사하다면 세부적인 부분에 차이가 있더라도 유사한 디자인으로 판단될 수 있다는 것이 판례의 입장입니다.
여기서 판단이 갈리는 지점은 어느 부분이 제품의 인상을 좌우하는 핵심 특징인지입니다.
소비자의 눈에 잘 띄는 부분이나 등록디자인의 창작적 특징은 유사 여부 판단에서 중요하게 다뤄질 수 있습니다.
반면 제품의 기능을 구현하기 위해 흔히 사용되는 형상이나 업계에서 널리 알려진 구성은 상대적으로 영향이 작게 평가될 가능성이 있죠.
다만 기능과 관련된 부분이라는 이유만으로 언제나 비교 대상에서 제외되는 것은 아닙니다.
다른 형태로도 같은 기능을 구현할 수 있고 해당 부분이 특별한 심미감을 만든다면 전체적인 디자인 판단에 포함될 수 있습니다.
따라서 디자인을 변경하려면 작은 요소를 추가하는 데 그치지 않고, 상대방 등록디자인의 지배적인 특징이 무엇인지부터 파악해야 합니다.
그 특징이 그대로 남아 있다면 변경 비용을 들이고도 디자인침해 가능성을 해소하지 못할 수 있습니다.
3. 디자인침해 경고장을 받았다면 무엇부터 확인해야 하나요?
디자인침해 경고장을 받았다면 경고 내용을 먼저 구체적으로 확인해야 합니다.
그다음 상대방의 등록도면과 실제 판매 제품을 같은 각도와 사용 상태에서 비교하고, 해당 디자인권이 현재 유효한지도 살펴봐야 하죠.
제품을 독자적으로 개발했다는 자료도 정리할 필요가 있습니다.
초기 스케치와 시안 수정본, 샘플 제작일, 외주업체와 주고받은 자료는 제품의 개발 경위와 고의 여부를 설명하는 자료로 활용될 수 있습니다.
다만 상대방 제품을 베끼지 않고 독자적으로 개발했다는 사정만으로 디자인침해가 부정되는 것은 아닙니다. 전체적인 인상이 유사하고 권리범위에 포함된다면 침해 문제가 남을 수 있죠.
확인 결과에 따라 대응 방향은 달라집니다.
두 디자인의 전체적인 인상이 다르다고 판단된다면 제품의 전체 윤곽과 비율, 주요 부분의 형상과 배치, 외관 등 차이점을 정리해 비침해 근거와 함께 답변할 수 있습니다.
반면 디자인침해 가능성이 높다면 이미 생산한 재고를 처리할지, 디자인을 변경해 다시 출시할 수 있는지, 상대방과 실시 허락이나 합의를 진행할 수 있는지 등을 검토할 수 있고요.
이때 상대방 디자인권 자체에 문제가 없는지도 확인할 필요가 있습니다.
상대방 디자인이 출원되기 전에 동일하거나 유사한 제품이 이미 공개돼 있었다면 디자인권의 유효성이나 실제 권리범위가 달라질 수 있기 때문입니다.
필요한 경우 권리범위확인심판이나 등록무효심판을 검토할 수 있죠.
같은 종류의 제품에는 비슷한 디자인이 많기 때문에 “눈에 띄는 부분 몇 군데만 바꾸면 디자인침해를 피할 수 있다”고 생각하기 쉽습니다.
하지만 디자인침해 가능성을 가볍게 보고 출시를 진행했다가는 금형과 포장재 교체, 판매 중단, 재고 회수처럼 제품 개발비를 넘어서는 비용을 부담할 수 있죠.
따라서 제품을 생산하고 판매하기 전에는 세 가지를 먼저 확인해야 합니다.
상대방 디자인권이 현재 유효하고 어떤 물품과 부분을 보호하는지, 두 제품의 지배적인 특징과 전체적인 심미감이 실제로 유사한지, 분쟁 발생 시 비침해 근거를 제시할 수 있는지입니다.
이미 출시가 임박했거나 디자인침해 경고장을 받은 상황이라면 전문가와 경고장 내용, 등록디자인과 실제 제품의 차이를 확인한 뒤 최선의 대응방향을 세워보시길 바랍니다.
