칼럼
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상표등록거절 주요 원인과 대응방법
사업 초기에는 상표출원 비용도 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.
그래서 직접 선행상표를 검색하고, 업종과 비슷해 보이는 지정상품을 골라 셀프출원을 진행하는 대표님도 적지 않습니다.
출원서 접수 절차가 비교적 단순해 보인다는 점도 한몫하죠.
출원서를 제출하는 것 자체는 어렵지 않을 수 있습니다. 다만 본격적인 문제는 심사 과정에서 드러납니다.
분명 선행상표를 조사했는데도 이미 등록된 상표와 유사하다는 이유로 거절될 수 있습니다. 브랜드명이 상품의 특징을 설명하는 표현에 불과하다는 판단을 받는 경우도 있고요.
처음에는 출원 비용을 아끼려던 선택이었지만, 상표등록거절 이후 추가 서류를 준비하거나 상표를 다시 정해야 한다면 출시 일정과 제작 비용에도 영향을 줄 수 있습니다.
이미 제품이나 간판 제작이 진행 중이라면 대응 방향을 서둘러 정해야 하는 상황도 생깁니다.
그렇다면 선행상표와 유사하다는 판단에는 어떻게 대응해야 할까요? 식별력이 부족하다면 무엇을 보완해야 하며, 기존 출원에 대응하는 것과 재출원하는 것 중 어느 쪽을 선택해야 할까요?
이번 글에서는 상표등록거절의 주요 원인을 유형별로 구분하고, 각 사유에 맞는 대응방법을 살펴보겠습니다.
1. 선행상표와 유사해서 거절됐다면 어떻게 대응할까요?
먼저 등록된 상표와 대표님이 출원한 표장이 완전히 같지 않더라도, 소비자가 같은 출처로 오인할 가능성이 있다면 문제가 될 수 있습니다.
이때는 상표의 철자만 비교하지 않습니다. 실무에서는 두 상표의 발음과 외관, 의미를 비교하고, 전체적인 인상과 소비자에게 강하게 인식되는 부분을 함께 살펴봅니다.
또한 지정상품의 명칭뿐 아니라 실제 용도와 거래 경로, 고객층이 겹치는지도 확인하죠.
예를 들어 동일한 단어가 포함되어 있더라도 나머지 구성과 전체 인상이 뚜렷하게 다르고, 양쪽 상품의 용도와 거래 경로가 충분히 다르다면 유사하지 않다는 의견을 제시해 볼 수 있습니다.
반대로 호칭이 매우 비슷하고 고객층까지 겹친다면 문자 배열이 일부 다르다는 사실만으로 상표등록거절 원인을 해소하기는 어려울 수 있습니다.
선행상표와 충돌하는 일부 지정상품만 문제라면 보정서를 통해 해당 상품의 범위를 줄이거나 삭제하는 방법도 검토할 수 있습니다.
상표출원은 최초 출원의 요지를 바꾸지 않는 범위에서 지정상품을 감축하거나 불명확한 기재를 바로잡을 수 있기 때문입니다.
또는 선등록상표권자의 동의를 받아 공존등록을 추진하는 방법도 있습니다.
다만 표장과 지정상품이 모두 동일한 경우에는 공존동의가 인정되지 않으며, 공존동의가 적용될 지정상품의 범위와 제출 서류도 구체적으로 정해야 합니다.
2. 식별력이 부족하다면 무엇을 보완해야 할까요?
상표는 본질적으로 소비자가 그 표시를 보고 어느 사업자의 상품이나 서비스인지 구분할 수 있어야 합니다. 이를 상표의 식별력이라고 하죠.
이에 따라 상품의 보통명칭이나 업계에서 흔히 쓰이는 표현, 품질·원재료·효능·용도 등을 직접 나타내는 명칭은 식별력이 부족하다는 이유로 상표등록거절을 받을 수 있습니다.
간단하고 흔한 표장이나 일반적인 구호도 같은 문제가 생길 수 있습니다.
예를 들어 화장품에 피부 개선 효과를 직접 나타내는 명칭을 사용하거나, 배달 서비스에 서비스 내용을 그대로 설명하는 표현을 붙였다면 브랜드라기보다 상품 설명으로 인식될 가능성이 있습니다.
이 경우에는 먼저 해당 명칭이 지정상품의 성질을 직접 표시하는지 검토해야 합니다.
단어가 여러 의미로 해석될 수 있거나 상품의 특징을 간접적으로 연상시키는 데 그친다면, 실제 거래 상황과 사전적 의미를 근거로 식별력이 있다는 의견을 제시할 수 있습니다.
출원 전부터 장기간 사용해 해당 명칭이 특정 사업자의 상표로 널리 인식되었다면 사용에 의한 식별력을 주장하는 방법도 있습니다.
이 경우에는 광고 자료, 매출과 판매 지역, 언론 보도, 온라인 검색 결과 등 소비자의 인식 정도를 보여주는 자료가 필요합니다.
유의하셔야 할 점은 식별력이 부족하다는 이유로 거절됐다고 해서 기존 출원에 새로운 로고나 문자를 자유롭게 추가할 수 있는 것은 아닙니다.
출원상표를 본질적으로 바꾸는 보정은 허용되지 않으므로, 도형을 결합하거나 브랜드명을 변경해야 한다면 새로운 상표출원을 검토해야 하죠.
따라서 실제 사용하는 표장과 보호할 문자 요소를 구분하고, 문자상표와 로고상표의 출원 순서를 정해야 합니다.
3. 대응과 재출원 중 어느 쪽이 나을까요?
상표등록거절 의견제출통지서를 받았다면 기존 출원에 의견서·보정서로 대응하거나, 표장을 보완해 새로 출원하는 방안을 검토할 수 있습니다.
이 선택지 앞에서 판단해야 할 것은 거절 이유를 해소할 수 있는지와 해당 상표를 사업에서 계속 사용할 가치가 있는지입니다.
선행상표와 전체 인상이 다르다는 근거가 충분하거나, 일부 지정상품을 조정해 충돌 범위를 없앨 수 있다면 기존 출원에 대응할 실익이 있습니다.
또한 이미 제품과 간판, 광고물에 해당 상표를 사용하고 있다면 브랜드 변경 비용과 고객 인지도도 함께 고려해야 하죠.
반면 선행상표와 호칭 및 지정상품이 상당 부분 겹치거나, 상표 자체를 바꾸지 않으면 식별력 문제를 해소하기 어렵다면 재출원이 더 적절할 수 있습니다.
재출원할 때는 기존 상표에 문자나 도형을 일부 덧붙이는 데 그치지 말고, 소비자가 실제로 구분할 수 있는 차이가 생기는지부터 확인해야 합니다.
단, 재출원은 새로운 출원일이 적용되고 심사도 다시 받아야 하므로 제품 출시나 매장 개점 일정이 정해져 있다면 심사에 다시 필요한 기간을 미리 염두에 두어야 합니다.
상황에 따라서는 기존 출원에 의견서를 제출하면서 동시에 수정한 표장을 별도로 출원하는 방안도 검토할 수 있습니다.
상표등록거절 통지는 얼마든지 넘어설 수 있는 장애물입니다.
다만 대응이 늦어지면 출시 일정이 미뤄지고, 이미 제작한 포장이나 광고물을 변경해야 할 수도 있습니다. 이러한 사업상 손실 가능성도 함께 따져봐야 하죠.
상표등록거절 대응의 목적은 통지서에 답변하는 데 그치지 않습니다. 앞으로 실제 사용할 브랜드를 필요한 상품과 서비스에서 보호할 수 있는지를 확인하는 과정이어야 합니다.
기존 출원을 살릴 근거가 있는지, 적절한 지정상품 조정으로 상표를 지킬 수 있는지 판단하기 어렵다면 가능한 한 빠르게 변리사의 검토를 받아보는 걸 권장드립니다.
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