칼럼
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해외상표출원등록 시 이용 가능한 두 가지 경로
안녕하세요. 테헤란 국제특허 전담센터입니다.
산업재산권에 관심이 있으신 분들은 ‘속지주의’라는 말을 한 번쯤은 들어보셨을 텐데요.
해외상표출원등록 역시 이 속지주의에 의해 등록된 국가에서만 독점권을 행사할 수 있습니다.
최근에는 수출입 외에도 직구나 공동구매, 구매대행 등 해외 상품을 구매하는 경로가 다양해졌는데요.
상품을 판매할 수 있는 국가가 증가했음은, 국제적인 상표권 획득이 필수가 되었음을 의미하기도 합니다.
▲온라인 시장 진출 시 타사의 상표 무단 사용·복제가 발생하기 쉬우므로 상표권등록이 필요하다는 기사
(kotra 해외시장뉴스, 토론토무역관 이희원, 2021-06-10)
이번 칼럼에서는 해외상표출원등록 시 이용 가능한 경로 두 가지를 소개해드리고자 합니다.
이 글을 통하면 어떤 해외상표출원방법을 이용하는 것이 유리할지 판단하는 명확한 기준을 얻으시리라 확신합니다.
① 개별국에 직접 출원하기
보통 ‘파리루트에 의한 상표출원’이라고 말합니다. 개별국에 직접 출원할 경우 파리협약에 의해 우선권을 주장하며 출원하는 경우가 많기 때문에 이렇게 부르는 것이지요.
상표에서 우선권주장이란 나중에 출원된 상표를 먼저 출원된 상표의 출원일을 기준으로 심사해줄 것을 요구하는 것으로, 국내 출원일을 기준으로 6개월 이내까지 주장할 수 있습니다.
개별국으로 출원하려면 각 국가의 언어로 출원서류를 작성해야하며, 국가별로 현지 대리인을 선임하는 과정이 필요합니다.
일반적으로 IP5국가(미국, 중국, 일본, 유럽공동체) 중 1~2개 국가로 출원을 희망하거나, 마드리드에 가입되지 않은 국가로 진출할 때 해당 해외상표출원등록 루트를 사용하는데요.
각 국가의 상표법과 국제상표출원등록제도에 대한 이해 없이는 상표등록에 성공하기 어려우므로, 진출을 희망하는 국가로 해외상표출원등록에 성공한 경험이 있는 국내변리사와 함께 진행하실 것을 추천 드립니다.
②마드리드국제상표 제도 이용하기
마드리드국제상표제도는 전통적인 개별국 직접출원과 달리, 한 개의 지정된 공식언어로 작성된 출원서를 거주국의 특허청에 제출하면 다수 국가로 진출한 것과 동일한 효과를 발휘합니다.
특허청에 제출된 서류는 WIPO(세계지식재산권기구)의 국제사무국으로 넘어가며, 이후 실제로 진출을 희망하는 국가를 지정하면 됩니다.
이전까지 통상적으로 사용됐던 국제상표출원등록방법은 각국의 특허청에 해당하는 기관의 요구조건에 따라 별도의 절차를 준비해야 한다는 번거로움이 있었습니다.
하지만 마드리드국제상표제도를 활용하면 이 절차를 하나로 통일할 수 있어 편리하죠.
또한 WIPO에서는 각국의 권리관계를 일괄적으로 관리하고 있는데요.
해외상표 등록 후 권리인 변경, 주소변경, 갱신 등의 변동사항이 생긴다면 국제등록부만 변경하시면 됩니다. WIPO를 통해 등록된 지정국가 모두에 자동으로 해당사항이 반영되기 때문이지요.
보통 3개 국가 이상으로 진출하려고 할 때는 마드리드가 더 용이하다고 봅니다.
그러나 마드리드 조약에 가입되지 않은 국가에서는 해당 제도를 이용할 수 없으므로, 진입을 희망하는 국가의 마드리드 조약 가입 여부를 가장 먼저 확인하셔야 합니다.
또한 해당 제도는 국내에 출원된 기초상표가 있을 때만 사용이 가능하므로 이 점을 반드시 고려하셔야 합니다.
기초상표가 무효화되거나 등록 거절결정을 받을 경우, 마드리드로 출원한 상표 역시 없던 것이 되는데요.
이렇게 되면, 국가마다 개별국 진입 절차를 다시 준비해야 합니다.
이러한 번거로움을 방지하고자 하신다면, 적어도 국내에서 출원공고가 확정된 상표로 마드리드제도를 이용하시길 바랍니다.
금일 칼럼에서는 해외상표등록방법에 대해 알아보았습니다.
해외상표출원등록 시에는 어떤 경로가 내게 더 유리한지를 파악하고 진행하는 것이 중요합니다.
출원인의 입장에서는 마드리드 제도가 편리하고 좋아 보일 수밖에 없습니다.
하지만 이 제도를 이용하기 위해서는 앞서 말씀드린 것처럼 몇 가지 조건을 충족해야만 하지요.
국내에 출원된 상표가 없는데 마드리드를 이용하거나, 다수의 국가로 긴급히 상표를 출원해야 하는데 개별국 출원을 이용하면 등록에 실패하거나 비용을 낭비할 수밖에 없죠.
당소는 1차상담을 변리사가 직접 진행하는 곳입니다.
그렇기에 출원초기부터 실제 등록가능한 국가를 파악하고, 전략적으로 해외상표출원등록을 진행하는 것이 가능하지요.
테헤란 홈페이지의 업무사례를 보시면, 실제 해외 상표를 등록한 사례를 확인하실 수 있는데요.
매달 1천 건을 출원하더라도, 실제 등록증을 보여주지 않는다면 성공을 보장할 수 없습니다.
당소는 과장된 출원건수가 아닌 실제 등록에 성공한 사례를 근거로 구체적인 등록률을 말하는 국제특허사무소입니다.
관련하여 추가 문의사항이 있으시다면 언제든 당소로 연락주셔도 좋습니다.
감사합니다.
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