칼럼

테헤란은 법적 지식을 공유하여 고객님들께 한걸음 더 다가갑니다.

특허무효 가능성 검토의 중요성에 대해
2020.11.24

[컬럼] 특허무효 가능성 검토의 중요성

 

 

①  사용자가 얻을 이익

종업원은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 계약 또는 근무규정에 의하여

사용자로 하여금 승계하게 한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다.

이를 직무발명보상금이라고 합니다.

 

종업원이 사용자에게 청구할 수 있는 '보상금액'

그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과

그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하여 결정됩니다.

 

또한 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여

무상의 통상실시권을 가지기 때문에, 결국 '사용자가 얻을 이익'은 통상실시권을 넘어

직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미합니다.

 

한편, 진보성이 없어 무효될 것이 분명한 발명은 독점적 이익이 인정되지 않아

직무발명보상금 청구권이 발생하지 않으므로,

직무발명보상금을 청구하기 전에 특허무효 가능성을 미리 확인해야 합니다.

 

 

② 거절/무효사유가 명백한 경우 직무발명보상금 인정하지 않은 사안

오늘은 직무발명 보상금 청구소송에 있어 특허무효 가능성 검토의 중요성을 각인하기 위해

무효사유가 명백하여 보상금 산정을 위한 이익액의 인정되지 않은 사례를

먼저 함께 살펴보도록 하겠습니다.

 

A씨는 B회사에 1990. 12.경 입사하여 2000. 7.경 퇴사하고, 2003. 10.경 재입사하여

현재까지 수석연구원으로 근무하고 있으며, 위 퇴사 전 재직 중 직무발명으로

이 사건 제1, 2 특허발명을 하였습니다.

또한 A씨는 이 사건 제1, 2 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를

사용자인 B회사에 양도하였으며, B회사는 이 사건 제1, 2 특허발명을 출원 및 등록하였습니다.

그러나 B회사는 A씨에게 정당한 보상금을 지급하지 않은 관계로

A씨는 B회사에게 정당한 보상금의 일부로서 1억 1,000만 원 및

이에 대한 자연손해금을 지급할 것을 청구하였습니다.

 

이에 대해 법원은 구 특허법 제40조 제1항에서 '사용자가 얻을 이익'은

통상실시권을 넘어 직무발명을 배타독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써

얻을 이익을 의미하는데, 이 사건 제1 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여

진보성이 부정되어 무효일 것이 확실히 예견되므로,

B회사는 이 사건 제1 특허발명으로 독점적 이익을 얻지 못하였다고 보았습니다.

이에 법원은 이 사건 제1 특허발명의 경우 보상금 산정을 위한

이익액이 없으므로 A씨가 청구한 직무발명보상금을 인정하지 않았습니다

(서울 중앙지방법원 2013. 7. 18. 산고 2012가합501788 판결).

 

이와 같이 직무발명으로 인한 특허발명이 거절되거나 무효될 것이

명백한 경우에 판례는 직무발명보상금을 인정하지 않습니다.

 

 

③ 무효사유가 있는 경우에도 직무발명보상금 인정한 사안

다만, 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서

사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 소멸하는 것은 아니라는 이유로

여전히 직무발명보상금 청구권이 인정된다는 정반대의 판례와,

직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있더라도 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을

일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수 없다는 판례가 있으므로

이어서 살펴보도록 하겠습니다.

 

C씨가 D회사에서 재직 중 발명한 특허발명에 관하여,

위 특허발명이 비교대상발명 1, 2 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출될 수 있다고 볼 여지가 있어

그 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이 있다는 점이 문제된 사례였는데요.

 

대법원은 무효사유가 있음에도 불구하고 "사용자가 종업원으로부터 승계하여

특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터

통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고

경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서

사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을

전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한

단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른

독점적·배타적 이익을 입률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고,

이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때

참작요소로 고려할 수 있을 뿐이다."라고 판시하였습니다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220348 판결).

 

따라서 직무발명으로 인한 특허발명에 거절 또는 무효사유가 있는 경우를 소송 전 미리 파악하고

그에 대한 적절한 대응방안을 마련하여 둔다면 직무발명보상금이 인정될 가능성이 있으므로

특허무효 가능성 여부를 미리 검토하는 것은 매우 중요한 요소입니다.

 

 

맺음말

테헤란의 궁극적인 목표는 저희 고객인 여러분의 성공입니다. 고객의 성공이 바로 테헤란의 성공으로 돌아온다는 사실을 너무 잘 알고 있습니다.
다른 생각하지 않고, 여러분의 사업을 성공시킬 수 있는 것에 집중하겠습니다.

 

여러분은 선택만 해주십시오. 결과는 테헤란이 만듭니다.
테헤란은 여러분의 비즈니스 성공을 돕습니다.

목록보기