칼럼
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국제특허 등록 방법과 효율적인 절차 선택법
종종 국제특허를 한 번 출원하면 여러 나라에서 동시에 보호받을 수 있다고 생각하시는 경우가 많은데요.
전 세계에서 한 번에 등록되어 효력이 생기는 ‘국제특허’라는 하나의 권리가 존재하는 것은 아닙니다.
특허는 권리를 취득한 국가에서만 효력이 발생하기 때문에, 보호받으려는 국가마다 필요한 절차와 심사를 거쳐야 합니다.
흔히 말하는 국제특허는 이러한 해외출원 절차를 통칭하는 표현에 가깝습니다. 그리고 어떤 경로를 선택하느냐에 따라 초기 비용은 물론, 진출 국가를 결정할 수 있는 시간과 이후 절차까지 크게 달라질 수 있죠.
오늘은 국제특허를 알아보고 계신 분들을 위해 해외출원의 주요 경로와 상황에 맞는 절차 선택법을 정리해 드리겠습니다.
1. 국제특허가 필요한 이유와 절차의 종류
해외에서 제품을 판매하거나 생산·수출할 계획이 있다면 해당 국가에서의 특허권 확보를 검토해야 합니다.
국내에서 특허를 등록했다고 해서 그 권리가 해외까지 자동으로 확장되는 것은 아니기 때문입니다.
해당 국가에 별도로 권리를 확보하지 않았다면 국내 특허만으로 현지 경쟁사의 기술 사용을 직접 막기 어렵습니다.
해외출원 경로는 크게 세 가지로 나누어 볼 수 있습니다.
첫째는 파리조약에 따른 개별국 직접출원입니다.
최초 출원일부터 12개월 이내에 원하는 국가에 각각 출원하면서 우선권을 주장하면, 최초 출원일을 기준으로 우선일을 확보할 수 있습니다.
둘째는 PCT 국제출원입니다.
하나의 국제출원서를 제출하면 PCT 체약국에 각각 출원한 것과 같은 효과를 얻을 수 있으며, 이후 실제로 권리를 확보하려는 국가를 선택해 각국의 국내단계로 진입하게 됩니다.
셋째는 유럽특허청(EPO)과 같이 여러 국가를 대상으로 하나의 절차를 통해 심사를 받을 수 있는 지역특허 제도입니다.
유럽특허의 경우 EPO에서 통합된 심사를 거친 뒤, 등록 후에는 필요한 국가에서 유효화 절차를 밟거나 요건에 따라 단일특허 제도를 활용하는 방식으로 권리를 확보할 수 있습니다.
국제특허를 알아보던 분들이라면 PCT 국제출원을 보고 ‘한 번 출원하면 여러 나라에서 한꺼번에 특허를 받을 수 있겠구나’라고 생각하실 수도 있습니다.
하지만 그렇지는 않습니다.
PCT를 통해 여러 체약국에 출원한 효과를 확보할 수 있을 뿐, 최종적인 특허 등록 여부는 이후 진입한 국가 또는 지역의 심사를 거쳐 결정됩니다.
2. 절차별 상세 비교
| 구분 | 개별국 직접출원(파리조약) | PCT 국제출원 | 지역특허(예: 유럽) |
|---|---|---|---|
| 출원 방식 | 국가별로 각각 출원 | 하나의 국제출원 후 필요한 국가의 국내단계로 진입 | 하나의 절차로 여러 회원국을 대상으로 심사 |
| 주요 기한 | 우선일부터 12개월 이내 | 우선권 주장을 위한 국제출원은 통상 12개월 이내, 국내단계는 우선일부터 일반적으로 30개월(국가에 따라 31개월 등) | 직접 출원 또는 PCT를 거쳐 진입 가능 |
| 비용 발생 시점 | 초기부터 국가별 번역·현지 대리인 비용 등이 발생 | 국제단계 비용은 발생하지만 국가별 진입 비용을 뒤로 미룰 수 있음 | 등록 후 유효화 방식 등에 따라 추가 비용 발생 |
| 판단 자료 | 각국에서 개별적으로 심사 | 국제조사보고서와 견해서 등을 통해 선행기술 및 특허 가능성을 사전에 검토 | EPO 등의 통합된 심사 결과 활용 |
| 적합한 경우 | 진출 국가가 적고 이미 확정된 경우 | 진출 국가나 시장성이 아직 불확실한 경우 | 유럽 등 특정 지역의 여러 국가에서 권리가 필요한 경우 |
진출할 국가가 적고 이미 확정되어 있다면 개별국 직접출원이 전체 비용과 절차 면에서 유리할 수 있습니다.
PCT를 거치면 국제단계에서 별도의 비용이 추가되기 때문이죠.
반면 투자 유치나 현지 파트너 확보 전이라 아직 진출 국가를 확정하기 어렵다면 이야기가 달라집니다.
PCT를 활용하면 각국 국내단계 진입 시점까지 시간을 확보할 수 있어, 그동안 시장성이나 사업 진행 상황을 살펴본 뒤 실제 권리를 확보할 국가를 선별할 수 있습니다.
결국 어느 절차가 무조건 유리한 것이 아니라, 현재 확정된 진출 국가와 향후 사업계획, 비용을 투입할 시점을 함께 고려해 선택해야 합니다.
3. 국제특허 진행 시 마주할 수 있는 위험
해외출원에서 특히 되돌리기 어려운 것이 기한과 명세서입니다.
먼저 최초 출원 후 12개월의 우선권 기간을 놓치면 기존 출원을 기초로 한 우선권을 주장하기 어려워집니다.
PCT 국제출원 후 각국의 국내단계 진입기한을 넘기면 해당 국가에서 국제출원의 효력을 잃을 수도 있습니다.
더욱이 그 사이 발명의 내용이 공개됐다면 국가별 신규성 판단이나 예외 규정에 따라 이후 권리 확보가 어려워질 가능성도 있습니다.
명세서 역시 국내 출원서를 단순히 번역하는 방식으로 접근해서는 곤란합니다.
미국·유럽·중국 등 주요 국가와 지역은 청구항을 해석하고 심사하는 기준이나 보정이 허용되는 범위 등에 차이가 있습니다.
따라서 처음부터 향후 진출 국가까지 고려하지 않고 명세서와 청구항을 구성하면, 해외 심사 과정에서 필요한 보정을 하기 어렵거나 당초 기대했던 것보다 권리범위가 좁아질 수 있습니다.
각국의 특허법과 심사 실무를 고려하면서, 필요한 권리범위를 명세서 안에 충분히 뒷받침해 둘 필요가 있는 이유입니다.
현지 심사 과정에서 거절이유를 받았을 때의 대응도 중요합니다.
해외에서는 현지 대리인과 협업해 의견서 제출이나 보정 등의 절차를 진행하는 경우가 많습니다. 이때 국가별 대응을 각각 따로 관리하기보다 국내 출원부터 해외출원까지 전체 권리화 방향을 일관되게 관리해야 합니다.
한 국가에서 제출한 주장이나 보정 내용이 다른 국가의 심사 전략과 충돌하지 않도록 함께 살펴봐야 하기 때문입니다.
이런 점에서 테헤란의 150개국 현지 네트워크처럼 각국 대리인과 신속하게 협업하면서도 전체 출원 전략을 일관되게 관리할 수 있는 체계가 국제특허를 준비할 때 중요합니다.
국제특허에서 중요한 것은 출원 절차 중 하나를 고르는 일뿐만이 아닙니다.
지금 확정해야 할 국가와 향후 시장 상황을 보고 결정할 국가를 구분하고, 그에 맞춰 출원 순서와 비용 발생 시점을 설계하는 것이 먼저죠.
다만 선택지를 제대로 활용하려면 기본 전제가 최초 출원일부터 이어지는 우선권 기한과 기술 공개 시점을 놓치지 않아야 한다는 겁니다.
해외 진출을 본격적으로 결정한 뒤에 검토하기보다, 국내 특허를 준비하는 단계부터 미리 해외 권리화 가능성을 함께 살펴보는 편이 안전한 이유죠.
해외 사업을 준비하고 있다면 단순히 ‘어느 나라에 특허를 출원할 것인가’만 정하기보다, 테헤란과 현재 사업계획에서 어떤 권리가 언제 필요한지 상세한 계획부터 확인해 보시기 바랍니다.
