칼럼
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특허변경출원 실용신안을 특허로 바꾸는 방법과 이점
특허 포트폴리오를 만들어가다 보면 처음 선택한 출원 방식이 지금의 사업 방향과 맞지 않는 경우가 있습니다.
“처음에는 실용신안으로 출원했는데, 지금 보니 특허로 권리를 확보하는 편이 나을 것 같습니다.”
“이미 출원까지 했는데 특허로 다시 바꿀 수 있을까요?”
이런 경우 처음부터 새 특허출원을 해야 할까 생각하시겠지만 그렇지 않습니다.
일정한 요건을 충족한다면 특허변경출원을 통해 기존 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경하면서 최초 출원일을 이어갈 수 있는 방법이 존재하죠.
그렇다면 특허변경출원은 언제 활용할 수 있고, 변경 전 무엇부터 확인해야 할까요?
1. 특허변경출원 하면 뭐가 좋나요?
실용신안등록출원으로 진행했더라도 일정한 요건을 충족한다면 이를 특허출원으로 변경할 수 있습니다.
2026년 현행 특허법 제53조에서도 실용신안등록출원인이 최초 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 범위에서 해당 출원을 특허출원으로 변경할 수 있도록 정하고 있습니다.
변경출원을 활용하는 이유는 단순히 출원 종류의 이름만 바꾸기 위해서가 아닙니다.
기술의 내용과 사업 방향을 다시 검토했을 때 실용신안보다 특허로 권리를 확보하는 편이 적절하다고 판단되는 상황에서 활용할 수 있죠.
예를 들어 처음에는 제품 구조를 보호하는 정도로 충분하다고 판단했지만, 사업이 구체화되면서 핵심 기술을 경쟁사로부터 보호해야 한다면 특허로 권리를 설계하는 편이 적절할 수 있습니다.
더군다나 적법한 변경출원이 이루어지면 기존 출원일을 기준으로 판단받을 수 있기 때문에, 변경출원을 준비하는 사이 공개된 기술 때문에 불리해지는 위험을 줄일 수 있습니다.
따라서 단순히 기존 출원을 포기하고 새 특허출원을 넣기보다 현재 출원을 변경해 이어가는 것이 유리한지부터 비교하는 과정을 거쳐보시기 바랍니다.
2. 특허변경출원, ‘이것’은 불가능합니다
특허변경출원을 진행할 경우 특허법상 변경할 수 있는 범위는 최초 실용신안등록출원의 명세서 또는 도면에 기재된 사항 안으로 제한됩니다.
즉, 변경출원을 한다고 해서 기존 실용신안출원에 없던 기술 내용을 마음대로 추가할 수 있는 것은 아니란 것이죠.
예를 들어 처음에는 제품의 특정 구조를 중심으로 실용신안을 출원했는데, 특허로 변경하면서 당시 출원서에 없던 기술까지 새롭게 추가해 권리범위를 넓히는 것은 어렵습니다.
바로 이 부분 때문에 처음 실용신안출원을 할 당시 작성한 명세서와 도면의 내용이 중요해집니다.
최초 출원서에 기술적 구성이 충분히 담겨 있다면 그 범위 안에서 특허 청구항을 다시 설계할 여지가 있지만, 애초에 빠진 내용까지 변경출원으로 되살릴 수는 없습니다.
따라서 변경을 고민한다면 먼저
기존 실용신안 명세서와 도면에 어떤 기술이 기재돼 있는지
현재 특허로 보호하려는 핵심 구성이 그 안에 포함돼 있는지
청구항을 어떤 범위까지 다시 구성할 수 있는지
를 확인하는 편이 우선입니다.
3. 특허변경출원 가능 시기는 정해져 있습니다
이미 절차가 상당히 진행됐다면 변경이 불가능할 수 있어 이 부분 먼저 검토하셔야 합니다.
현행 특허법에서는 실용신안등록출원에 대해 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 원칙적으로 3개월이 지나면 특허출원으로 변경할 수 없도록 제한하고 있습니다.
일부 기간 연장이 적용되는 경우도 있지만 모든 출원에 해당하는 것은 아니므로, 현재 출원 단계와 거절결정등본 송달일을 기준으로 변경 가능한 기간이 남아 있는지 정확히 확인해두셔야 합니다.
그렇기에 “나중에 바꾸면 되겠지”라고 막연하게 미룰 문제가 아닙니다.
변경을 검토하는 동안 절차가 진행되고 법정 기간까지 지나 기존 출원일을 활용한 변경출원이라는 선택지 자체가 사라지는 경우가 생각보다 빈번하게 생깁니다.
더구나 말씀드렸듯 변경이 가능하다는 사실과 실제로 특허로 가져가는 것이 유리하다는 판단은 별개의 문제고요.
현재 기술의 구조, 최초 명세서 내용, 예상되는 선행기술과 확보하려는 권리범위에 따라 기존 실용신안출원을 유지하는 편이 나을 수도 있고, 특허변경출원이 사업상 더 적절할 수도 있습니다.
이런 상황이라면 변경 여부를 먼저 확인해보세요
- - 실용신안으로 출원했지만 특허권 확보를 다시 고려하고 있다
- - 출원 후 기술의 사업적 가치가 예상보다 커졌다
- - 기존 명세서로 어느 정도까지 특허권을 만들 수 있는지 모르겠다
- - 거절결정을 받은 뒤 변경출원을 고민하고 있다
- - 기존 출원을 포기하고 새로 출원할지 판단하기 어렵다
특허변경출원은 출원 종류를 단순히 바꾸는 절차가 아니라, 기존 출원일과 최초 명세서를 활용해 어떤 권리를 다시 설계할 수 있는지를 판단하는 과정입니다.
섣불리 결정했다가는 정작 필요한 기술이 최초 명세서에 없어 원하는 권리를 만들지 못하거나, 활용할 수 있었던 기존 출원일을 포기하고 처음부터 다시 출원하게 될 수도 있습니다.
대표님께서 특허변경출원을 검토하고 계시다면 출원번호, 최초 제출한 명세서·도면, 현재 보호하려는 핵심 기술, 거절결정을 받았다면 송달일 정도를 전달해주십시오.
테헤란은 이를 바탕으로 시기부터, 어떤 권리 설계가 가능한지, 기존 출원을 유지하거나 새로 출원하는 방안과 비교해 어느 방향이 적절한지 함께 검토해 드릴 수 있습니다.
이미 확보한 출원일을 괜히 버리거나, 바꿀 수 있는 시기를 놓친 뒤 다시 처음부터 시작하지 않도록, 망설이지 마시고 현재 출원 상태부터 확인해 보시기 바랍니다.
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