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해외특허출원, 손해없이 성공하는 가이드라인

2022.11.29 조회수 1538회

안녕하세요. 테헤란 국제특허 전담센터입니다.

다른 산업재산권과 마찬가지로, 특허 역시 속지주의 원칙에 따라 등록받은 국가에서만 효력을 발휘합니다. 따라서 기업의 상품을 해외로 수출하고자 한다면, 수출 국가별로 특허를 취득하는 것이 좋죠. 그러나 국내출원 대비 국제특허출원 비용이 더 큰 만큼, 특허를 취득할 국가와 그 방법을 전략적으로 선택해야만 합니다.

이번 칼럼에서는 해외특허출원 전 고려해야 할 사안과 두 가지 출원방법의 강·약점을 비교해보는 시간을 가지고자 합니다.

1)현지시장

실제 특허권을 취득하여 상품을 판매할 국가를 가장 먼저 선정해야 합니다. 이 때 현존하는 시장은 물론, 차후 개척될 가능성이 높은 잠재적인 시장까지 함께 고려하는 것이 좋습니다. 대부분은 미국 또는 중국 시장이 가장 큰 경우가 많기 때문에, 통상적으로 해외특허를 출원할 때 이 두 국가를 우선적으로 선택하게 됩니다.

2)시간과 비용

모든 상품은 저마다의 유행주기(라이프 싸이클)를 가지고 있습니다. 해외에 특허를 받고자 하는 상품의 라이프 싸이클, 출원 및 획득까지 들어가는 시간과 특허 등록을 통해 실제로 창출할 수 있는 이윤을 비교하여 실제 진출국을 결정하는 것이 좋습니다.

3)국가별 제도와 권리보호 가능성

각 국가별로 채택하고 있는 특허관련 법이나 제도가 상이합니다. 이를테면 미국은 선사용주의를 택하고 있기에, 특허를 받고자 하는 제품을 상업적으로 이용하고 있거나 이용할 예정임을 증빙하는 서류를 준비해야 합니다. 또한 등록 후 청구한 권리범위를 실제로 보호받을 수 있음을 확인한 후에 실제 출원 단계를 진행하셔야 안전합니다.

해외특허출원에는 파리조약에 기초하여 각 국가별로 개별적으로 진입하는 방법과 국제특허협력조약(PCT)에 기초하여 복수국가로 진출하는 두 가지 방법이 있습니다.

1)파리조약에 의한 개별국 출원

국내출원 후 진입을 희망하는 개별 국가로 진입하는 방식입니다. 이 때, 우선권 주장을 활용할 수 있는데요. 이는 파리조약의 동맹국 중 한 국가에서 가장 먼저 어떤 발명을 출원한 자가 다른 동맹국에 동일한 발명을 출원한다면, 그 자가 국내에 출원한 일자를 기준으로 우선권을 부여하는 것을 의미합니다. 즉, 우선권을 주장한다면 후에 유사한 발명을 한 자가 나타나더라도 먼저 특허권을 독점할 기회를 얻게 되는 것이지요.

개별국 출원은 ①진입을 희망하는 국가가 명확할 때 ②진입 희망국가의 언어로 된 출원서를 준비하여 ③현지 대리인을 선임하여 진행하게 됩니다. 보통 미국·중국·일본 중 1~2개 국가로 진출하고자 하거나 PCT에 가입하지 않은 국가로 수출이 필요할 때 이 방법을 쓰게 됩니다.

2)PCT출원

국제특허출원, 국제협력조약에 기초한 출원이라고도 부르는 PCT출원은 PCT에서 규정한 서류를 특허청에 제출할 때 출원을 희망하는 나라를 지정하면 지정한 국가에 대한 출원이 인정되는 제도입니다. 쉽게 풀어쓰자면 하나의 서류로 여러 국가로 진출할 수 있는 방식인 것이지요. 그러나 PCT 출원 자체가 전세계적 효력을 가지는 특허등록을 의미하지는 않으며, 실제로 특정 국가에서 특허권을 취득하고자 한다면 PCT 출원일로부터 30~32개월 이내에 국내단계로 진입해야 합니다.

※일반적으로 30개월이나 유럽은 31개월, 중국은 32개월

PCT출원을 이용하면 국제조사나 국제예비심사를 통해 실제 특허등록 가능성을 사전에 판단하는 것이 가능합니다. 국제조사 보고서를 받아본 후 일정 개월 이내로 실제 진입하려는 국가를 정하면 되므로, 실제 진입할 국가를 지정하기 전 시장조사가 필요하거나 3개 이상의 다수 국가에서 특허를 취득하고자 한다면 PCT제도를 사용하는 게 좋습니다.

‘이 제도가 더 좋은 국제출원제도’라고 말씀드릴 수는 없습니다. 진출하고자 하는 국가의 수, 특허의 종류, 사전 해외 시장 조사 여부에 따라 선택해야 할 제도가 달라지기 때문입니다. 명확한 기준이 필요하신 분들을 위해, 제도 선택의 기준을 간략히 요약해보았습니다.

1)PCT제도가 유리한 경우

-3개 이상의 복수 국가로 진출하고자 할 때

-어떤 국가로 진출하는 것이 좋을지 알지 못하여 유예기간이 필요할 때

-국제시장조사를 통한 보고서를 기반으로 실제 출원할 국가를 나중에 정하고자 할 때

2)개별국 출원이 유리한 경우

-해외거래처가 정해진 상태로, 신속한 해외특허출원 및 등록이 필요할 때

-1~3개의 소수 국가로 진행하고자 할 때

-PCT 출원 이후 국내단계 진입 시 가중되는 비용을 절감하고자 할 때

포털 사이트를 검색하면 PCT 출원 시 비용이 절약된다는 내용과 가중된다는 내용이 함께 나와 혼란을 느끼시는 분들이 계십니다. 이는 어디에 초점을 두고 보느냐에 따라 달라지는데요. PCT는 1개의 출원서류를 작성하여 제출하기 때문에 다수의 출원서류를 작성해야 하는 개별국출원에 비해 출원 시 발생하는 비용 자체는 적습니다. 그러나 진출할 국가를 결정하여 국내 단계로 진입하게 되면 개별국진출과 동일한 비용이 재차 발생하게 됩니다. 이런 점에서 비용이 가중된다는 단점이 있다고 볼 수 있기에, 이미 1~2개의 소수 국가로 진출이 결정된 상태라면 PCT출원을 권장하지 않습니다.

상기한 기준 역시 절대적이라고 말하기는 어렵습니다. 어떤 제도를 통해 해외특허출원을 진행해야 등록 성공률을 올릴 수 있을지 고민하고 계시다면, 실제 해외 출원 경험이 있는 변리사의 자문을 구하실 것을 권합니다.