셀프상표출원을 고민중이라면 반드시 봐야할 칼럼

 

 

 

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안녕하세요. 독점을 만드는 테헤란입니다.

 

지식재산을 만드는 일을 좋아하고 잘하는 사람들끼리 모여 시작한 일이 어느새 많은 분들이 문의주시는 특허법인으로 성장했습니다.

 

좋은 분들을 만나 놀라운 아이디어와 브랜드를 경험했습니다.

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현재는 국세청, 서울시, 위메프, 한국특허정보원, 서울대학교 등 국내에서 내로라 하는 정부기관과 기업의 지식재산 관리를 맡고 있습니다.

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잘못된 지식보다 더 위험한 것은 불충분한 지식입니다.

 

불충분한 지식은 오해를 낳고 잘못된 판단을 낳으며 결국 비즈니스를 망칩니다.

 

중소기업을 경영하거나 개인 비즈니스를 운영하시는 분들은 신경 쓸 것이 무척 많을 것입니다.

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그러나 지식재산권 등록과 보호를 위해 몇 십, 몇 백만원을 투자하실 예정이라면 저희 칼럼을 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

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셀프상표등록에 대한 오해

 

인터넷에 상표출원에 대해서 검색을 해보면, 많은 분들이 셀프상표출원을 하시고 그에 따른 방법까지 상세하게 작성한 글을 여럿 봅니다.

 

상표출원은 ‘형식적으로는’너무 쉽기 때문에 특허사무소조차 가격파괴 서비스를 하고 5만원 ~ 6만원에 서비스를 제공하는 곳도 어렵지 않게 볼 수 있습니다.

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실제로도 셀프상표등록에 대해서 고민하며 저희에게 상담주시는 분들이 많습니다.

 

테헤란은 모든 상담을 변리사님이 직접 하고 계시는데, 이런 케이스로 문의가 올 때마다 답답해 하시더군요.

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상표 출원이 쉽다고 해서 많은 분들이 셀프상표출원을 직접 해보시는데, 쉽다고 해서 잘할 수 있는 것은 아닙니다.

 

접수(이를 상표 출원이라 표현합니다.)가 쉽다는 것이지 상표등록 자체가 쉬운 것은 절대 아닙니다.

 

그건 상당히 어렵습니다.

 

섬세함과 노련함 그리고 깊은 내공의 법률지식이 필요하며 그것은 프로의 세계입니다.

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일반인이 셀프상표등록을 했을 때의 위험성

 

셀프상표출원 및 셀프상표등록을 하실 때, 많은 분들은 자신의 브랜드가 등록 가능성이 있는지 먼저 확인하고 싶으실 겁니다.

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키프리스 사이트에 가서 자신의 브랜드 이름을 검색해보고, 여러 상표들을 참고하면서 출원서를 하시겠지요.

 

셀프상표출원을 하실 때, 설마 이런 작업도 안하고 콘텐츠만 보고 따라 하시는 분들은 없을 거라 믿습니다.

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상표 출원서를 작성할 때 필수적으로 기입해야 하는 것이 있습니다. 바로 품목/업종을 정하는 것입니다.

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법률 지식이 부족하고 실무적인 훈련이 되어 있지 않는 일반인이라면, 대부분 특허청 상품세목을 참고하고 단순히 복사 후 붙여넣기 합니다.

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브랜드를 망치는 지름길입니다.

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그대로 상표가 등록 되도 문제이지만, 복수로 상품을 지정하거나 권리범위가 불명확한 경우 거절됩니다.

 

돈과 시간을 낭비하게 됩니다.

 

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특허청 상품세목은 참고용이지 필수지침이 아닙니다.

 

프로는 그렇게 하지 않습니다.

 

의뢰인의 현재 사업을 정확히 표현하는 품목이나 업종을 생각하고 그 사업이 어떻게 번져나갈지에 대한 확장성을 고려합니다.

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개인 혹은 기업의 비즈니스 전략을 깊이 생각합니다.

 

비즈니스에 대한 깊이 있는 지식과 경험이 있어야 권리를 더 단단하게 만들 수 있습니다.

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운이 좋아 품목과 업종을 잘 정하고 무사히 출원하였다고 해서 상표가 바로 등록되는 것은 아닙니다.

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높은 비율로 출원 된 상표들이 거절됩니다.

 

타인과 유사한 선등록상표가 없더라도, 상표로서 기능하지 못하다는 것을 실무적으로 ‘식별력이 없다’고 표현합니다.

 

만약 특허청 심사관이 여러분의 상표를 식별럭이 없다고 판단하여 거절한다면 어떻게 하시겠습니까?

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이럴 때 여러분은 거절이유에 대한 대응을 해야합니다. 거절이유를 분석하여 엄격한 양식의 상표 의견서를 작성하여 심사관을 설득시켜야 합니다.

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지식재산 전문가인 변리사도 하기 힘들어 하는 일을 여러분이 해야 하는 것입니다.

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변리사는 제대로 된 의견서를 작성하고자 수 년을 훈련합니다. 그럼에도 잘 작성하기 어려워 실무 기간 평생동안 자신의 역량을 갈고 닦습니다.

 

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이런 전문가보다 여러분이 상표 의견서를 더  잘 작성할 확률이 얼마나 될까요?

 

 

수 많은 문제를 뚫고 의견서를 작성하더라도 문제입니다.

 

변리사의 농밀한 논증이 들어있는 의견서를 매일 같이 보는 사람이 특허청 심사관입니다.

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이런 심사관에게 과연 실무적인 훈련이 안 된 일반인이 작성한 의견서를 보고 설득될까요?

 

거절결정을 확신하여 다시 거절이유를 통지할 것입니다. 

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상표 등록이 거의 불가능한 상황에 도달하는 것이지요.

 

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심사관의 거절이유를 치유한 테헤란의 상표 의견서 사례

 

 

변리사가 작성한 상표 의견서는 다릅니다.

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14년 경력을 가진 변리사가 직접 작성한 상표 의견서를 보여드리겠습니다.

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부정적인 판단을 내린 심사관에게 어떻게 설득력 높은 논증을 통하여 거절이유를 극복하는지를 중심으로 봐주시면 되겠습니다.

 

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1. 사건의 개요

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위 이미지는 대전광역시 서구에 거주하고 계신 출원인을 대리하여 상표 출원을 한 뒤, 19년 12월 27일에 받은 의견제출통지서 입니다. 

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심사관은 다음과 같은 거절 이유를 통지하였습니다.

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‘겹겹이 삼겹살’출원상표는 

‘여러 겹으로 쌓인 삼겹살’이란 

의미로 직감되어 지정상품의 성질 

(품질, 서비스내용 등)을 보통으로 

사용하는 방법으로 표시한 상표이므로 

등록 받을 수 없음.

 

 

지정상품의 성질과 품질표시는 누구나 자유롭게 사용할 필요가 있고, 그 사용을 원합니다.

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따라서 성질표시의 경우 상품의 출처표시가 아닌 설명으로 인식되기 때문에 상표등록을 받을 수 없도록 법에서 지정하였습니다. 

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이런 경우엔 어떻게 대응을 해야 할까요?

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2. 거절이유 대응

 

 

단순히 상표가 성질표시가 아님을 설명하는 것에 그쳐서는 거절이유를 극복하기 힘듭니다. 

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디테일한 논리와 근거를 통해 주장을 펼쳐서 설득력을 높여야 합니다.

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지정상품과 서비스업 보정은 제한적입니다. 시장활동에 반드시 필요한 상품과 서비스업을 삭제할 수는 없기 때문입니다. 

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저희는 이런 단점을 보완하고 근거를 강화하기 위해서 판례 사항을 적극적으로 사용했습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이 사건의 쟁점은 다음과 같습니다.

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“‘겹겹이’ 라는 단어가

‘삼겹살’ 앞에 붙는 것이 성질표시인가?”

 

 

‘겹겹이’ 가 성질표시 단어가 아닌 식별력 있는 상표임을 심사관에게 설득시킬 수 있다면 거절이유를 치유하고 상표등록을 할 수 있다고 테헤란 측에서는 판단하였습니다.

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그렇다면 어떻게 ‘겹겹이’가 성질표시가 아님을 논증할 수 있을까요?

 

여려 겹으로 쌓아 올린 삼겹살이라고 하면, ‘고기를 여러 겹으로 쌓아 삼겹살을 제공한다’는 서비스내용으로 연결된다고 심사관은 판단하였을 수 있습니다.

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저희는 ‘겹겹이’라는 단어가 성질표시이와 무관한 용어임을 심사관에게 설득하기 위해 다음 근거를 준비하였습니다.

 

실제 의견서를 요약한 것임을 참고 바랍니다.

 

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‘겹겹이’라는 단어를 사전에서 찾아보면 의미가 비슷한 말로는 ‘첩첩이’, ‘거듭거듭’, ‘누누이’ 등이 있다고 설명되어 있습니다.

 

‘겹겹이’라는 단어와 비슷한 의미인 용어들을 사용해서 ‘첩첩이 삼겹살’, ‘거듭거듭 삼겹살’, ‘누누이 삼겹살’과 같이 상표를 구성한다고 할 때 어느 하나 상품의 품질이나 서비스 제공 내용과는 무관합니다.

 

따라서 출원 상표의 ‘겹겹이’ 역시 단어 본래의 의미내용이 성질표시와는 무관한 것이라고 하겠습니다.

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국어사전에서 설명하고 있는 ‘겹겹이’라는 단어의 사용례를 살펴보아도 “옷을 겹겹이 입었다.”, ‘병사들이 겹겹이 둘러쌌다.”와 같은 것들뿐이고, 고기의 형상이나 품질을 나타나는 예는 없습니다.

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‘고기를 한 장, 두 장, 세 장 층층이 여러 겹으로 쌓아 제공하는 것’이 서비스업의 품질 내지 제공내용인지를 살펴보겠습니다.

 

음식점업과 관련하여 고기집에서 삼겹살을 한 장, 두 장, 세 장 층층이 쌓아올려 수요자들에게 제공하는 것이 서비스업의 공통된 성질이라거나 반드시 필요한 서비스 내용도 아닙니다.

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따라서 이는 성질표시와는 무관하고 ‘겹겹이 삼겹살’과 같은 표시는 지정서비스업과 관련하여 흔히 사용되는 용어도 아니므로 출원한 상표는 그 자체로 식별력 있는 표장이라 할 것입니다.

 

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이로써 ‘겹겹이’라는 단어가 성질표시가 아닌 식별력 있는 표장이라는 근거가 완성되었습니다.

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그러나 이것 만으로는 심사관을 설득시키기 부족하다고 저희는 판단 했습니다.

 

‘겹겹이’가 성질표시가 아님을 더욱 확실히 할 필요가 있었습니다.

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실제로 의견서에는 아직 짚고 넘어가지 않은 부분이 있었습니다. 바로 다음과 같습니다.

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“‘겹겹이’가 성질표시로서 활용될 만한 단어인가?”

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상표법에서는 왜 성질표시 표장 사용을 금지하고 있을까요? 성질표시는 누구나 사용할 필요가 있고, 사용을 원하기 때문이었습니다.

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그렇다면 ‘겹겹이’라는 단어를 많은 사람들이 사용하거나, 원하지 않는다는 것을 보여주면 심사관을 설득시킬 강력한 논증이 될 수 있었습니다.

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실제로 조사해보니, 단순히 ‘겹겹’이라는 단어를 포함하여 출원된 상표는 전 상품류를 통틀어 총4개 뿐이었고,

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다음 인터넷 포털 사이트에서 ‘겹겹이’라는 단어를 상호 내지 영업표지로 사용하고 있는 곳을 찾아보면 전국에 단 2곳이 존재하고 있을 뿐임을 알 수 있었습니다.

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이러한 사실을 통해 출원하였던 상표는 사회에서 실제 성질표시로 사용되고 있지도 않으며 다수인이 사용하고 있지도 않다는 것을 알 수 있습니다.

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또한 요식업 특히 돼지고기와 관련된 음식점에서 고기의 품질을 표시하고 싶은 경우 ‘삼겹살’,’오겹살’, 양을 나타내고 싶은 경우 ‘푸짐한’, ‘양 많은’, 출처를 표시할 경우 ‘장충동’,’ 제주오겹살’과 같은 표시를 사용하면 될 것이므로 경쟁업자는 굳이 ‘겹겹이’를 쓰지 않고 다른 용어를 선택할 자유가 충분했습니다.

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따라서 출원하였던 상표는 경쟁업자가 상품 설명을 위해 자유롭게 사용할 필요가 있는 표시도 아님을 알 수 있습니다.

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3. 테헤란의 법적 도움 및 사건 결과

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이렇게 거절되었던 ‘겹겹이 삼겹살’상표에 대해

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■ 단어의 본래 의미가 성질표시와는 무관하여 그 자체로 식별력 있는 표장.

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■ 이를 독점시킨다고 하여 경쟁업자의 자유를 제약하는 등 공익에 반한다고 볼 수 없음.

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이라는 2가지 논증을 통하여 거절이유에 대응한 상표 의견서를 제출했습니다.

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‘겹겹이 삼겹살’은 테헤란의 상표 의견서를 통하여 심사관이 통지한 거절이유를 치유하였고, 20년 6월에 상표 등록 결정을 받게 되었습니다.

 

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맺음말

 

 

상표등록을 더 저렴하게 받고 싶다는 관점으로 접근한다면 여러분의 소중한 비용과 시간이 낭비됩니다.

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수 많은 고민 끝에 만들어진 브랜드는 상표로서 보호받지 못합니다.

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결국 여러분은 다른 브랜드로 상표출원을 하거나, 상표 등록을 포기할 지도 모릅니다.

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그러나 비즈니스는 브랜드(상표)를 빼놓고 논할 수 없습니다.

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그래서 상표를 올바르게 등록하고 보호해줄 수 있는 경험 많고, 실력 있는 변리사가 필요합니다.

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여러분에게는 이를 판단할 수 있는 ‘진짜’ 정보가 인터넷에 부족하다는 것을 저희는 알고 있습니다.

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따라서 법률 서비스의 품질 차이를 올바르게 알려줄 수 있고, 의뢰인이 정확하게 인지할 수 있도록 추가적인 정보를 제공하기 위해 테헤란은 칼럼을 작성해 왔습니다.

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전문적인 능력을 서비스로 판매하는 사람에게는 두 가지 책무가 있습니다.

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✔첫째

언제나 신뢰성을 높이는 것입니다. 그래야 안심합니다.

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✔둘째

다른 곳과의 차별성을 강조해야 합니다. 그래야 비용을 기꺼이 지불할 것입니다. 이를 무시하면 더 싼 가격으로 더 빨리 처리하겠다는 저렴함에 의존할 수밖에 없습니다.

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전문가의 서비스 내용을 고객은 속속들이 알기 어렵습니다. 

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그러나 대략적으로 알고만 있어도 전문가들은 절대 일을 대충할 수 없습니다. 당장 질문이 폭풍같이 쏟아질 것을 알고 있기 때문입니다.

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여러분의 비즈니스를 위해 실력 있는 변리사를 선임할 수 있는 안목과 더불어 잘 활용할 수 있는 정도의 지식은 갖추시길 권해드립니다.