칼럼
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선행상표조사, 상표 출원 전 꼭 ‘이렇게’ 하셔야 합니다
상표출원을 준비하시는 대표님들이 선행상표조사를 할 때 가장 먼저 확인하는 것이 나와 같은 이름의 상표가 이미 등록되어 있는지입니다.
“키프리스에 검색해봤는데 같은 이름은 없더라고요. 그러면 바로 출원해도 되는 것 아닌가요?”
물론 중요한 확인 사항이지만, 동일한 상표가 검색되지 않았다는 이유만으로 곧바로 출원해도 괜찮다고 판단하시면 곤란합니다.
상표는 이름이 완전히 같은 경우만 문제가 되는 것이 아니라, 비슷하게 읽히거나 보이는 상표가 있는지부터 내가 사용하려는 상품·서비스와 서로 충돌하는지까지 함께 판단해야 하기 때문이죠.
그렇다면 이 선행상표조사, 어떻게 해야 제대로 진행할 수 있을까요?
1. 동일한 이름만 검색하시면 반쪽짜리입니다
첫 번째는 내가 사용할 상표와 똑같은 이름뿐 아니라 유사한 상표까지 검색 범위를 넓히는 것입니다.
철자가 일부 다르다고 하더라도 실제로 불렀을 때 발음이 비슷하거나, 소비자가 비슷한 의미로 받아들일 수 있다면 등록 과정에서 문제가 될 가능성이 있음을 염두에 두셔야 하죠.
따라서 KIPRIS에서 상표명을 그대로 검색하고 끝내기보다는 한글·영문 표기와 비슷한 발음, 단어의 결합 형태 등까지 범위를 넓혀보는 것이 좋습니다.
선행상표조사를 직접 하신다면 최소한 다음 정도는 확인해보세요.
동일한 상표가 출원 또는 등록되어 있는지
비슷한 발음의 상표가 존재하는지
외관이나 의미가 유사한 상표가 있는지
검색된 상표의 현재 권리 상태는 어떠한지
여기까지 확인했다면 기본적인 검색은 마친 셈입니다.
중요한 것은 검색된 상표가 있다는 사실 자체가 아니라, 그 상표가 내 출원에 실제 문제가 되는지를 판단하는 것이기 때문입니다.
2. 상표조사의 핵심, 지정상품
비슷한 선행상표를 발견했다고 포기하지 마십시오. 해당 상표가 어떤 상품이나 서비스에 등록되어 있는지 보셔야 합니다.
상표등록은 이름 하나를 모든 사업 영역에서 독점하도록 만드는 제도가 아닙니다.
출원할 때 보호받으려는 상품이나 서비스를 지정하게 되고, 선행상표와의 충돌 여부를 판단할 때도 상표 자체와 함께 해당 상품·서비스의 관계를 살피게 됩니다.
따라서 비슷한 이름이 검색됐다고 무조건 사용할 수 없는 것도 아니며, 반대로 조금 다른 이름이라고 안심할 수도 없습니다.
가령 선행상표와 내 상표가 어느 정도 유사하다면
내가 판매하려는 상품과 선행상표의 지정상품이 겹치는지
서로 다른 상품이라도 유사한 범위로 판단될 여지가 있는지
앞으로 확장하려는 사업 영역까지 고려했을 때 문제가 없는지
를 따져보셔야 합니다.
선행상표조사는 이름 찾기가 아니라 ‘내가 이 이름을 원하는 사업에 실제로 등록해 사용할 수 있을지’를 판단하는 과정으로 이해하셔야 합니다.
3. 유사한 선행상표가 있다면 어떡하죠?
비슷한 선행상표가 발견됐다고 브랜드명을 바로 포기할 필요는 없습니다. 상표와 지정상품의 유사 정도를 비교한 뒤 출원 방향을 다시 정하면 됩니다.
상표의 유사 정도와 지정상품 관계를 비교했을 때 그대로 출원을 검토할 수도 있고, 일부 표현이나 지정상품 범위를 조정해 우회 출원이 가능할 수도 있습니다.
하지만 만일 충돌 가능성이 높은데도 이를 간과하거나, 인지하지 못하고 출원부터 해버리면 심사 결과를 기다린 뒤 다시 처음부터 준비해야 할 수 있습니다.
특히 이미 제품과 서비스를 출시할 계획까지 세워두셨다면 문제는 더 커집니다.
패키지와 홈페이지, 광고물을 제작한 다음 등록이 어렵다는 사실을 알게 될 경우 홈페이지와 홍보물을 비롯한 브랜드를 다시 만드는 데 들어가는 시간과 비용이 불어날 수 있기 때문이죠.
그래서 상표를 실제 사업에 사용할 계획이라면 선행상표조사부터 실수하지 않도록 전문가를 통해 진행해보시기를 권해드립니다.
전문가와 처음부터 출원 방향을 잡으면 불필요한 검색과 재출원, 뒤늦은 상표 변경에 들어가는 시간은 물론 불필요한 비용과 사업상 위험까지 줄일 수 있습니다.
아무리 상표 출원이 빠를수록 좋다지만, 정하자마자 출원부터 서두르셔선 안 됩니다.
오히려 출원 전에 어떤 선행상표가 있는지, 그 상표와 내 브랜드가 실제로 충돌할 가능성이 있는지부터 제대로 확인하는 편이 이후의 시행착오를 줄이는 방법입니다.
브랜드는 한 번 정하면 간판과 패키지, 광고, 온라인 채널까지 줄줄이 연결됩니다.
그 이름에 시간과 비용을 더 쓰기 전에, 등록 가능한 상표인지부터 먼저 확인해보시는 것.
그게 선행상표조사를 해야 하는 가장 확실하고 현실적인 이유입니다.
특허법인 테헤란이 대표님께서 이미 고민하고 계신 상표가 지금 그대로 사용할 수 있을지, 출원해도 되는지 확인해드리겠습니다.
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