칼럼
테헤란은 법적 지식을 공유하여 고객님들께 한걸음 더 다가갑니다.
특허공지예외, 이미 공개된 기술도 출원이 된다?
학회 발표 일정은 다가오는데 공개할 기술의 특허 명세서는 아직 준비되지 않은 상황이 있습니다.
당장 투자 미팅을 진행해야 해 기술 소개 자료를 배포했거나, 제품을 먼저 출시한 뒤 특허출원을 검토하는 기업도 적지 않은데요.
세미나나 전시회에서 핵심 기술을 공개한 뒤, 뒤늦게 신규성 문제가 떠오르기도 합니다.
특허는 출원 전에 국내외에서 알려진 기술과 동일하지 않아야 합니다.
논문, 온라인 게시물, 전시, 판매처럼 발명의 내용을 불특정 다수가 알 수 있는 상태가 됐다면 본인이 개발한 기술이라도 심사 과정에서 신규성이나 진보성 판단의 근거로 검토될 수 있죠.
그렇다고 공개된 발명이 모두 출원을 포기해야 하는 것은 아닙니다.
일정한 요건을 갖추면 자신의 공개가 신규성이나 진보성 판단의 근거로 사용되지 않도록 주장할 수 있기 때문이죠.
바로 특허공지예외입니다.
이번 글에서는 공개된 기술이 어떤 조건에서 구제될 수 있는지, 준비할 자료는 무엇인지, 그리고 특허공지예외의 유의 사항까지 살펴보겠습니다.
1. 공개했다고 모두 특허를 받을 수 없는 것은 아닙니다
특허 심사에서는 출원 전에 공중이 알 수 있게 된 발명을 선행기술로 보고, 이를 기준으로 신규성과 진보성을 판단합니다.
제품 판매, 학술 논문, 세미나 발표, 박람회 전시뿐 아니라 홈페이지나 영상 플랫폼에 기술 내용을 게시한 때도 공개에 해당해 등록이 거절될 수 있죠.
다만 발명을 공개한 주체와 경위에 따라 특허공지예외를 검토할 수 있습니다.
첫 번째는 특허받을 수 있는 권리를 가진 자에 의해 발명이 공개된 경우입니다.
발명자나 정당하게 권리를 승계한 기업이 논문을 발표하거나 제품을 전시한 상황이 여기에 해당할 수 있습니다.
두 번째는 권리자의 의사에 반해 발명이 공개된 경우입니다.
내부 자료가 동의 없이 유출되거나 제3자가 기술을 도용해 공개한 상황을 생각할 수 있는데요.
이 경우에는 공개 방식 자체보다 권리자의 의사에 반한 누설이나 도용이었다는 점을 입증하는 일이 더 중요합니다.
공지예외가 적용되면 해당 공개는 신규성이나 진보성 판단에서 선행기술로 사용되지 않습니다.
그러나 유의할 점은, 출원일이 공개일로 소급되는 것은 아니란 겁니다.
따라서 공개 사실만 보고 출원을 포기하기보다 누가, 언제, 어디에서, 어느 범위까지 기술을 공개했는지 정리한 뒤 공지예외 적용 가능성과 남아 있는 권리 범위를 따져봐야 하죠.
2. 본인이 발표했다면 모두 공지예외란 말인가요?
단순히 직접 발표한 기술이라고 설명하는 것만으로는 부족합니다.
자발적으로 발명을 공개하면 원칙적으로 공개된 날부터 12개월 이내에 특허출원을 해야 합니다.
출원서에는 특허법 제30조를 적용받으려는 취지를 기재하고, 출원일부터 30일 이내에 공개 사실을 증명하는 서류도 제출해야 하죠.
이때 필요한 증명 자료는 기술을 어떤 방식으로 공개했는지에 따라 달라집니다.
학회에서 발표했다면 행사 일정표와 발표 자료, 발표 일시를 확인할 수 있는 프로그램이 필요할 수 있습니다.
전시회에서 공개했다면 참가 확인 자료, 전시 사진, 당시 배포한 카탈로그 등을 준비해야 하고요.
온라인에 게시했다면 게시일과 게시 내용, 접근 경로를 확인할 수 있는 자료를 확보해야 합니다.
다만 공개자와 출원인이 다르거나 권리자의 의사에 반해 기술이 공개되면 확인할 사항이 더 많아집니다.
공개자와 출원인이 다르다면 공개 당시 해당 인물이 특허를 받을 수 있는 권리를 보유하고 있었는지, 출원인이 그 권리를 적법하게 승계했는지까지 설명할 수 있어야 합니다.
자신의 의사에 반해 공개되면 누설이나 도용이 발생한 경위도 입증해야 합니다.
만일 출원 당시 적용 취지를 기재하지 않았거나 증명서류 제출을 놓쳤다면 보완수수료를 납부하고 법에서 정한 기간 안에 보완할 수 있습니다.
3. 공지예외가 있다고 출원을 미뤄도 되는 것은 아닙니다
특허공지예외는 자신의 공개로 인한 불이익을 줄이는 제도이지 공개 이전의 비공개 상태를 되돌리는 제도는 아닙니다.
따라서 출원일이 공개일로 소급되지 않으므로 공개와 출원 사이에 제3자가 유사한 기술을 출원하거나 다른 선행기술이 확인되면 심사 결과에 영향을 줄 수 있죠.
자신의 공개가 제외되더라도 다른 선행기술까지 사라지는 것은 아니기 때문입니다.
혹시 해당 기술이 해외특허출원 계획이 있다면 국가마다 공개 후 출원을 구제하는 기간과 적용 범위, 절차가 다르기에 판단은 더 빨라져야 합니다.
공개 일정이 임박했다면 확보된 기술자료를 기준으로 먼저 보호할 범위를 정하고, 이후 개량기술을 어떤 방식으로 추가 출원할지 계획을 세우는 식으로 해결할 수도 있습니다.
이미 기술을 공개해 버렸으니 무의미하게 출원 비용을 들일 필요가 없다고 생각할 수 있지만 아직 해결책이 있습니다.
반대로 12개월이 남았다는 이유로 준비를 늦추는 판단도 적절하지 않습니다.
특허공지예외를 활용해 출원할 결심이 생기셨다면 먼저 확인할 자료는 공개한 발표문, 논문, 영상, 카탈로그와 게시 일시를 보여주는 기록입니다.
여기에 발명자와 출원인의 관계, 공동연구계약, 권리승계서류를 더하면 공지예외 적용 가능성과 출원 범위를 구체적으로 검토할 수 있죠.
특허공지예외가 있더라도 특허권이라는 보호막 없이 세상에 기술이 노출되어있는 상황인 만큼 전문가와 함께 출원에 필요한 자료부터 확인해 보시기 바랍니다.
