칼럼
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특허권 이전 계약 전 확인해야 할 권리와 등록 절차
기업 구조를 개편하면서 대표 개인 명의의 특허를 법인 자산으로 편입하는 경우가 있습니다.
자체 개발한 기술을 다른 기업에 매각해 자금을 확보하거나, 필요한 특허를 인수해 제품 개발 기간을 줄이는 것도 특허권을 활용하는 방법이죠.
다만 양도인과 양수인이 양도대금에 합의하고 계약서를 작성했다고 해서 특허권자가 곧바로 변경되는 것은 아닙니다.
계약서에 적힌 양도 대상과 실제 등록원부의 권리 상태가 다르거나, 필요한 이전등록 절차가 완료되지 않으면 양수인이 예상한 방식으로 특허를 활용하기 어려워집니다.
해당 특허에 공유지분이나 질권, 실시권 등 다른 권리관계가 설정돼 있다면 확인해야 할 사항은 더 늘어납니다.
개인과 법인 사이의 이전이라면 거래가액과 회계·세무 처리도 별도로 살펴야 하고요.
따라서 특허권 이전을 단순한 명의 변경으로 봐서는 안 됩니다.
계약 전에는 양도인이 이전할 수 있는 권리를 보유하고 있는지, 사업에 필요한 특허와 기술자료가 거래 대상에 포함되는지부터 확인해야 합니다.
이번 글에서는 특허권 이전 계약 전에 살펴야 할 권리 상태와 등록 절차, 양도 범위를 정하는 기준을 알아보겠습니다.
1. 계약 전 특허의 현재 상태를 먼저 확인해야 합니다
특허권 이전을 검토할 때 가장 먼저 확인할 자료는 특허등록원부입니다.
계약서에 특허번호가 적혀 있다는 사실만으로 양도인이 해당 특허를 제한 없이 이전할 수 있다고 단정해서는 안 됩니다.
현재 특허권자가 누구인지, 지분이 나뉘어 있는지, 질권이나 전용실시권 등 다른 권리가 설정돼 있는지부터 살펴야 하죠.
연차등록료 납부 상태와 특허권의 존속 여부도 확인 대상입니다.
계약을 체결했더라도 대상 특허가 이미 소멸했거나 가까운 시기에 권리가 소멸할 가능성이 있다면, 양수인이 기대한 사업 가치와 실제 권리 상태가 달라질 수 있습니다.
특허권이 공유인 경우에는 지분 이전에도 제한이 따르고요.
특허법상 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야 자신의 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 질권을 설정할 수 있습니다.
따라서 계약 전에 등록원부와 관련 계약을 함께 확인하고, 공유자의 동의를 받을 수 있는지도 검토해야 합니다.
2. 계약을 체결했다고 특허권자가 바로 바뀌지는 않습니다
양도계약서는 양도인과 양수인이 어떤 조건으로 권리를 거래하는지 정하는 문서입니다.
그러나 일반적인 매매나 양도와 같은 특정승계의 경우에는 특허권 이전 사실을 등록까지 마쳐야 권리 변동의 효력이 발생합니다.
양도대금을 지급했더라도 이전등록이 끝나지 않았다면 등록원부상 특허권자는 그대로 남아 있는 셈입니다.
이 때문에 계약서에는 대금 지급일뿐 아니라 이전등록 신청 시점과 서류 제공 의무도 함께 정해 두는 편이 좋습니다.
이전등록을 신청할 때는 권리이전등록신청서와 양도증 등 등록원인을 증명하는 서류가 필요합니다.
양도인의 인감증명서나 본인서명사실확인서 등이 요구될 수 있으며, 공유자나 제3자의 동의가 필요한 경우에는 동의서와 관련 증명서류도 준비해야 하죠.
대리인을 통해 진행한다면 등록의무자와 등록권리자의 위임 관계를 증명하는 서류가 추가됩니다.
지식재산처 공식 안내에서는 인감증명서와 본인서명사실확인서 등을 신청서 접수일로부터 6개월 이내에 발급된 서류로 제출하도록 안내하고 있습니다.
서류를 준비하기 전에는 등록원부의 권리자 명칭과 주소가 현재 법인등기 또는 신분정보와 일치하는지도 확인해야 합니다.
법인 상호나 주소가 변경됐는데 등록원부에 반영되지 않았다면, 권리이전등록과 별도로 등록명의인 표시변경이 필요한지 검토해야 하죠.
3. 특허만 넘길지 기술 활용 기반까지 이전할지 정해야 합니다
특허권 이전계약에서 자주 놓치는 부분은 등록번호만 나열한 뒤 거래 범위를 모두 정했다고 생각하는 것입니다.
특허권을 이전받더라도 제품을 실제로 제조하거나 서비스를 구현하는 데 필요한 도면, 시험자료, 소스코드, 공정 조건과 노하우가 자동으로 함께 이전되는 것은 아닙니다.
예를 들어 제조장치 특허를 양수했지만 세부 조립 기준과 품질관리 조건이 양도 대상에서 빠져 있다면, 특허권은 확보했어도 동일한 성능의 제품을 생산하기 어렵게 되죠.
계약 전에는 다음 사항을 구분해 정할 필요가 있습니다.
- 등록특허와 출원 중인 관련 권리의 포함 여부
- 국내 특허와 해외 대응특허의 이전 범위
- 분할출원과 개량발명의 귀속
- 도면·실험자료·제조방법·노하우의 제공 범위
- 기존 라이선스 계약의 유지 여부
- 이전등록과 양도대금 지급의 선후 관계
- 등록료와 세금, 계약비용의 부담 주체
대표 개인 명의의 특허를 법인으로 이전하는 경우에는 거래 당사자가 실질적으로 연관돼 있더라도 개인과 법인을 별개의 주체로 보아야 합니다.
따라서 거래가액을 임의로 정하기보다 특허의 수익성, 권리범위, 잔여 존속기간과 사업 활용 가능성을 검토하고, 필요한 경우 기술가치평가 자료를 마련해야 합니다.
이 때 구체적인 거래가액과 회계·세무 처리는 세무 전문가와 함께 확인하는 편이 적절하고요.
양도인과 양수인이 계약서를 작성했다면 당사자 사이의 합의는 성립할 수 있습니다.
그러나 일반적인 특허권 양도는 앞서 말씀드렸듯 이전등록까지 완료해야 등록원부상 권리 변동의 효력이 발생합니다.
이전등록을 나중 문제로 미뤄두면 양수인은 특허권자로서 권리를 행사하거나 투자·기술이전 자료에 해당 특허를 반영하는 과정에서 어려움을 겪을 수 있습니다.
대표가 계약 전에 확인해야 할 자료는 양도계약서 초안만이 아닙니다. 특허등록원부, 연차등록료 납부 상태, 공유자 동의 여부, 관련 출원 목록과 기존 실시계약까지 함께 확인해야 합니다.
개인과 법인 사이의 거래나 여러 특허를 묶어 이전하는 계약처럼 권리관계가 복잡하다면 전문가와 함께 계약 체결 전 검토를 거치는 것을 권장드립니다.
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