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속지주의원칙에 따른 해외특허 등록 전쟁, PCT와 개별국 출원을 선택하는 기준

2022.01.20 조회수 1177회

속지주의원칙에 따른 해외특허 등록 전쟁, PCT와 개별국 출원을 선택하는 기준

[제주교통복지신문 신혜정 기자] 해외 진출의 열기가 높아지며 타국가에서 특허를 등록받을 수 있는 방법을 찾고 있는 사람들이 늘고 있다.

특허의 특성상 해당국에서 독점 배타적 권리를 취득하기 위해서는 그 나라에 출원을 해 특허권을 인정받아야 한다.

한 나라에서 얻어 낸 특허권 하나만으로는 모든 나라에서 권리를 행사할 수 없다는 의미다.

이는 속지주의 원칙을 따르고 있기 때문인데 개발국출원과 PCT 출원 방법 중 하나를 선택해 해외출원을 해야 하다 보니

그 장단점을 인지하지 못한다면 사업상 큰 손해를 보기 십상이다.

특히 PCT 출원을 한 번만 서류를 제출하면 세계 여러 국가에서 등록을 받을 수 있는 제도로 인지하는 경우가 많은데, 이는 잘못된 내용이다.

PCT 출원은 단순히 해외에 진입하는 절차 중 하나로, 한 번만 신청한다고 해서 모든 국가에서 등록을 받을 수 있는 만능 티켓은 아니다.

다만 해외 진출 기간에 이점이 있을 뿐이다.

이는 해외에 특허를 출원하는 시기가 국내출원일로부터 1년으로 제한된다는 문제에서 파생하는 이점이다.

즉, 개별국 특허출원은 원칙적으로 국내출원일로부터 1년 이내에 이루어져야 하나, PCT 절차를 이용할 경우 해당 기간을 연장시킬 수 있다.

다만 앞서 짚은 바와 같이 PCT 절차를 진행했다고 해서 모든 국가에 등록을 받는 것이 아니기 때문에, 이후 개별 지정국 진입 절차를 놓쳐서는 안 된다.

PCT 국제특허만 끝내면 해외에서도 모든 권리가 인정되고 보호받는다고 생각하는 분들이 많지만,

개별적으로 특허출원을 해야만 보호받을 수 있다는 점을 반드시 기억해야 한다.

더불어 해외 국가에서 특허를 보호받아야 할 필요성이 있는지, 해외에서 특허를 활용할 계획이 있는지를 판단해 진행 여부를 결정해야 하며,

국내에서 특허출원을 한 뒤 1년 이내에 진입 국가가 확실해진 때라면

PCT 출원 방법을 활용하기보다는 우선권 주장을 통해 개별 국가로 곧장 진출하는 것이 더욱 합리적인 방법일 것이다.

이처럼 사안마다 특수성을 고려해 적절한 선택을 내리는 것이 가장 중요하며 우선적으로는 각 방법마다 장단점, 특징을 확인해 보는 것이 좋다.

도움말 : 이상담 특허법인 테헤란 변리사

이상담변리사

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· 삼성전자 종기원/반도체/LCD/통신 사업부 담당 변리사
· 삼성 모바일 디스플레이 담당 변리사, 삼성 테크윈 담당 변리사, 신화인터텍 담당 변리사
· 지멘스, 어플라이드 머테리얼스 등 기계 관련 전반 분야에 걸친 인커밍 사건 신규 출원 및 중간 사건 처리 수행
· 지멘스 VOD ->(인수) 컨티넨탈 오토모티브, 보쉬, 존슨 컨트롤스 등 자동차 부품 관련 인커밍 사건 신규 출원 및 중간 사건 처리 수행
· 현대 NGV의 자동차 부품 관련 특허조사 분석 수행(연 5건 이상)
· 한국특허개발전략원, 특허설계지원 사업- 표피 침투형 형광 마킹 기술, 국립암센터(2017)
· 한국특허개발전략원, 특허설계지원 사업- 열차자율주행제어 핵심기술개발, 한국철도기술연구원 (2018)
· 한국특허전략개발전략원, IP R&D(소부장 R&D 사업 연계) 전략지원- 마그네슘 주조 결정립 미세화 기술과 FLOW FORMING 공법을 적용한 고강성 초경량 마그네슘 주조 휠 개발, (주) 핸즈코퍼레이션 (2021)

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