칼럼
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마드리드상표, 해외 출원하는 방법이 궁금하다면?
안녕하세요, 특허법인 테헤란입니다.
사업 규모를 확대하려면 국내 시장뿐만 아니라 해외 시장까지 점유하는 것이 좋습니다. 잠재적인 소비자가 증가하면서 기업 매출에 직간적접인 영향을 미치고 있기 때문인데요.
이번 포스팅에서는 해외로 진출할 때 절대 간과해선 안 되는 "해외 상표출원" 에 대해 자세히 알아보려고 합니다.
시작에 앞서 저희 특허법인 테헤란은 국내 및 해외 상표출원 업무를 활발히 대리하고 있는 곳으로, 15년 이상의 경력을 갖춘 변리사 집단으로 구성되어 있습니다.
높은 경력을 자랑하고 있는 만큼 마드리드 상표출원 및 개별국 상표출원 모두 다루고 있는데요.
베테랑 변리사의 도움을 받아 어떤 방법으로 출원할지 결정하고, 성공적으로 상표등록을 마치고 싶다면?
자신있게 테헤란을 말씀드릴 수 있습니다.
마드리드 상표/개별국 상표출원과 관련해서 궁금한 점이 있다면 아래 링크를 통해 문의 남겨주시기 바랍니다. (상담 비용 X)
질문 하나 드리겠습니다. 이미 국내 상표권이 있는 상황이라면 해외 상표권을 취득하지 않아도 될까요?
정답은 NO. 대부분의 국가는 속지주의를 택하고 있어 권리를 행사하고 싶은 국가가 있다면 국가마다 상표등록을 해야 합니다.
만일 한국에서 상표권을 등록했다면 한국에서만 권리가 발생하는 것이므로, 미국/중국/일본 등지에서는 효력이 0에 가깝다고 보시면 됩니다.
이때 해외 현지에서 제3자가 대표님의 상표를 무단으로 사용하고 있을 때, 대처할 방법이 있을까요?
물론 소송과 같은 방법으로 대응할 수는 있겠으나, 손해를 100% 복구할 수 없을 뿐더러 최종 판결까지 2년 이상 소요될 것입니다.
따라서 해외 상표권 등록을 통해 각국에서 대표님의 상표가 온전히 보호받을 수 있도록 해야 하는데요.
해당 국가에서 오로지 대표님만 상표를 사용할 수 있고 반영구적으로 권리를 행사할 수 있으므로, 사전에 반드시 권리를 확보하시는 편을 권장드립니다.
먼저 대표적인 해외 상표권 취득 방법인 "마드리드상표" 출원 방식에 대해 알아보겠습니다.
마드리드란 일종의 상표 출원 협약으로, 국제사무국을 통해 한 개의 출원서를 제출하면 지정한 협약국에 출원한 것과 동일한 효과가 발생합니다.
출원서를 제출할 때 출원을 희망하는 국가을 선택하면 되며, 추후 사후지정이라는 제도를 통해 출원 국가를 늘릴 수 있습니다.
즉, 출원을 희망하는 국가가 마드리드 제도에 가입되어 있고 사업 확장 가능성이 있을 때 활용하면 좋은 제도입니다.
국제사무국 심사 단계에서 등록된 이후, 각 국가로 진입하는 프로세스로 진행되는데요.
국가별 상표법에 따라 심사가 진행되며 거절 이유가 발생할 경우 Office Action(중간 사건)을 접수하게 됩니다.
중간 사건의 경우 특히나 해당 국가의 언어로 대응 서류를 작성해야 할 뿐만 아니라, 서류 작성 방법이 각자 상이하므로 전문가의 도움을 받아 대응하는 경우가 많습니다.
당소의 경우 해외 100여 국가의 현지 대리인과 업무 협약을 맺고, 필요에 따라 현지 대리인과 협업하며 성공적인 대응 을 이끌어내고 있습니다.
개별국 상표 출원은 출원하려는 국가가 마드리드 상표 제도 국가가 아닐 때 활용할 수 있는 제도입니다. (예: 홍콩, 대만)
마드리드 상표는 출원 서류를 국제사무국에 제출했다면, 개별국 상표는 출원 국가에 직접 제출하는 방식인데요.
국내와 다른 상표 절차를 취하고 있고 소통의 장벽이 있어, 많은 분들께서 중간에 포기하시거나 뒤늦게 대리인을 찾곤 합니다.
이와 같은 경우, 해외 출원 자체에 오랜 기간이 걸리고 출원 비용이 이중으로 발생할 가능성이 있기 때문에 처음부터 해외 출원 변리사를 선임하는 것이 효과적인데요.
해외 출원 전문 변리사를 찾는 TIP 은 아래와 같습니다.
(1) 변리사의 경력 확인 → 경력 높을수록 노하우 다수 보유
(2) 실제 성공 사례 확인 → 내 사건에 대한 등록 확률 기대
(3) 해외 현지 대리인과의 네트워크가 잘 형성되어 있는가 확인
이번 포스팅에서는 해외 상표 출원 방식인 (1)마드리드 상표 및 (2)개별국 상표에 대해 알아보는 시간을 가져보았습니다.
어떠한 방법이 옳다 라는 가이드 라인은 없지만, 분명 대표님의 상황에 더 적합한 방법은 있을 것입니다.
저희 테헤란에서 대표님에게 적절한 방법을 고민하고, 그에 따른 해외 출원 컨설팅을 도와드리겠습니다.
해외 상표 출원 절차, 비용 등과 관련하여 궁금한 점이 있다면 언제든 당소로 문의 남겨주시기 바랍니다.
상담 비용없이 전문가가 직접 검토 의견 전달드리겠습니다. 감사합니다.
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