칼럼
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해외상표출원, 마드리드상표 왜 국내출원등록이 중요할까?
안녕하세요, 특허법인 테헤란입니다.
업무를 시작하기 전, 여기저기에서 다양한 정보를 접하고 취합한 뒤 진행을 하시는 분들이라면 마드리드상표에 대해 관하여 웬만한 것들은 알고 계실 거라 생각합니다.
허나 마드리드 출원 중, 왜 국내 상표권이 출원/등록 상태가 유지되어야 하는지 문의주시는 분들이 계셔서 그 내용에 대해 말씀을 드려보려 합니다.
어찌 보면 지루한 이야기가 될 수도 있을 텐데, 나라마다 등록 가능성 여부는 달라질 수 있으니 이에 대한 논의가 필요하신 분들은 아래 링크 참고하시어 곧바로 문의 주셔도 괜찮습니다.
접수처에 문의 내용 남겨주실 경우, 담당 변리사를 배정해서 곧바로 연락드리고 있다는 점 참고해 주시기 바랍니다.
예를 들어 미국, 일본에 출원을 하려 한다면 직접 미국, 일본에 낼 출원서를 작성하여 각국 특허청에 제출해도 됩니다.
이는 개별국출원 방식에 해당하는데요. 명확하게 진출국이 정해져 있고 국가를 추가할 가능성이 없는 경우라면 해당방식이 적절할 수 있습니다.
하지만 다수 국가, 그리고 추후 국가가 변경될 수도 있는 상황이라면 마드리드상표 출원을 고려해 보시는 것이 좋습니다.
다만 해당 제도는 특허청에 출원되어 있거나 등록되어 있는 상표를 기초로 출원을 하게 되므로 국내에 계속중인 상표인 점이 확인되어야 합니다.
특허청은 국내에 출원되어 있는 상표와 마드리드상표 출원을 진행한 그 상표가 동일한지를 심사하여 국제사무국에 송부를 하게 되지요.
정리하자면, 마드리드로 진행할 예정이시라면 적어도 국내에 출원하였거나 등록되어 있는 상표여야 합니다.
이 제도의 가장 큰 장점은 해외에 출원을 하는 방식이 간편하다는 것, 그리고 권리취득 여부를 명확하게 알 수 있다는 것이며 지정국을 추가할 수 있다는 점에서 메리트를 갖고 있습니다.
그리고 상표권을 한 번에 관리할 수 있다는 점에서도 간편함을 느낄 수 있는데요. ▶달리 말하면 치명적인 단점이 되기도 합니다.◀
쉽게 말해 국내에 출원되어 있던 상표가 시간이 지나 등록거절결정을 받게 되면, 마드리드상표로 출원되어 있던 그 상표에도 악영향을 미치게 된다는 것입니다.
국내 출원 건에 종속되어 있는 상태라고 볼 수 있으며 이는 5년 동안 유지되기 때문에 주의가 필요합니다.
만약 국내에서 진행하던 것에 문제가 생기면서 취소가 되었을 시에는, 일정 기간 내에 동일한 표장으로 해당 국가에 출원을 하여 인정을 받을 수도 있기는 한데 당사자가 신청을 하여 취소를 한 것이라면 인정이 되지 않습니다.
한편 마드리드상표는 모든 나라에 적용되는 게 아니므로 출원 예정국이 마드리드 회원국에 해당하는지를 확인해 보셔야 하는데요.
기재되어 있는 것처럼 협정 및 의정서에 모두 가입되어 있는 국가와 의정서만 가입되어 있는 국가가 있으니 이 점도 체크해 보시면 되겠습니다.
만일 원하는 국가가 마드리드상표 제도를 활용할 수 없는 곳이라면, 개별국출원을 통해 진행을 해 보아야 하므로 견적을 확인해 보신 뒤 결정하시길 바랍니다.
어떤 제도든 장점이 있으면 단점도 존재합니다. 현 상황에 가장 적합한 제도가 무엇인지를 선택하기 위해서는 각 제도에 대한 이해가 필요하므로 가급적 전문가와 논의해 보실 것을 권장 드립니다.
당소 역시 상표뿐만 아니라 특허, 디자인의 해외출원 업무를 수행하고 있으니, 해외 실무 경험이 많은 전문가의 도움이 필요하신 대표님들께서는 편하게 문의 남겨주시길 바랍니다.
지금까지 해외 상표출원의 중심 특허법인 테헤란이었습니다. 감사합니다.
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