칼럼
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의견제출통지서 대응 방법과 보정 시 주의사항
출원 후 심사를 기다리던 중 지식재산처에서 의견제출통지서가 도착하면, 특허가 거절된 것으로 받아들여 좌절하는 분들이 많습니다.
하지만 아직 거절이 확정된 것은 아닙니다.
의견제출통지서는 심사관이 현재 상태로는 등록하기 어렵다고 판단한 이유를 알려주고, 출원인에게 이에 대한 의견을 밝히거나 필요한 부분을 보정할 기회를 주는 절차입니다.
다만, 이 절차를 별도로 설명드릴 정도로 중요하게 여기는 이유는 거절이유를 없애는 데만 있지 않습니다.
여기서 무엇을 주장하고 어느 범위까지 보정하느냐에 따라 등록 가능성뿐 아니라 등록 이후 실제로 보호받을 수 있는 권리범위까지 달라질 수 있기 때문입니다.
통지서를 받았다면 서둘러 청구항부터 줄이기보다, 오늘 테헤란이 알려드리는 핵심들을 떠올려 진행하시기 바랍니다.
1. 의견제출통지서, 왜 발송되는 걸까요?
특허법 제63조에 따르면 심사관은 특허출원을 거절하려는 경우 출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정해 의견서를 제출할 기회를 주어야 합니다. 이 때문에 ‘의견제출통지’를 받는 것이죠.
그리고 이때 거절 사유는 출원 전 이미 비슷한 기술이 공개돼 신규성이 없거나, 기존 기술을 바탕으로 쉽게 생각해 낼 수 있어 진보성이 부족하다는 이유가 대표적입니다.
그 외에는 명세서의 설명이나 청구범위가 법에서 요구하는 요건을 충족하지 못했다는 이유로 통지를 받는 경우도 있고요.
만일 통지서에 정해진 기간 동안 적절한 대응이 이루어지지 않는다면 해당 거절이유를 해소하지 못한 상태로 거절결정까지 이어질 수 있습니다.
물론 거절결정 이후에도 거절결정등본 송달일로부터 3개월 이내에 명세서나 도면을 보정하면서 재심사를 청구하거나, 거절결정에 대해 불복하는 절차를 검토할 수 있습니다.
다만 절차가 뒤로 갈수록 사용할 수 있는 대응 방법의 폭이 좁아지는 만큼, 가능하다면 통지서를 받은 직후 심사관의 판단을 분석하고, 등록 가능성과 권리범위를 고려해 대응하는 것을 권장드립니다.
2. 심사관의 거절이유를 읽고 대응 방향을 정해야 합니다
의견제출통지서 대응은 당연하게도 각 사유별로, 그리고 상황별로 다른 대응방법이 필요합니다.
그러기 위해선 어느 청구항에 어떤 거절이유가 적용됐고, 심사관이 어떤 선행문헌을 근거로 판단했는지부터 나누어 살펴봐야 하죠.
예를 들어, 진보성이 문제라면 먼저 심사관이 인용한 선행문헌의 원문과 내 발명을 직접 비교해야 합니다.
인용문헌에 해당 구성이 실제로 공개돼 있는지, 여러 선행기술을 결합해 내 발명에 이르는 과정이 자연스러운지 등을 따져본 뒤 심사관의 판단에 반박할 여지가 있는지 판단해야 하죠.
반대로 핵심 구성이 이미 선행기술에 충분히 드러나 있다면 무리하게 의견서만으로 다투기보다, 최초 출원 내용 안에서 차별화되는 구성을 청구항에 반영하는 방향이 현실적일 수 있습니다.
이런 식으로 사유와 상황에 따라 실익을 따져 해결 방법을 선택해야 합니다.
거절이유가 지적되지 않은 청구항이나 구성 역시 그냥 지나쳐서는 안 됩니다.
심사 과정에서 문제가 되지 않은 구성이 있다면 이를 활용해 독립항을 보완하는 등 등록 가능성을 높일 수 있는 전략을 검토할 수 있기 때문입니다.
받아들일 부분과 다툴 부분을 구분해 가장 유리한 권리범위를 남기는 것. 그것이 의견제출통지서 단계의 핵심입니다.
3. 보정은 신중히, 등록 가능성과 권리범위를 고려해야 합니다
자주 발생하는 난감한 상황으로, 거절이유를 빨리 없애고 싶다는 생각에 청구항부터 크게 줄이는 경우가 있습니다.
특허법상 명세서나 도면의 보정은 원칙적으로 최초 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 이루어져야 하기에 새로운 내용을 추가할 수 없어 택하는 선택지죠.
보정을 진행하실 때는 항상 보정하고 난 뒤 무엇이 남는가를 생각해야 합니다.
등록만을 목표로 청구항을 지나치게 좁혀 버린다면 특허증은 받을 수 있어도, 경쟁사가 일부 구성을 바꾸는 것만으로 손쉽게 권리범위를 벗어나는 특허가 될 수 있습니다.
또한, 의견서에 어떤 내용을 적는지도 신중해야 합니다.
심사관을 설득하기 위해 내 발명의 범위를 지나치게 좁혀 설명하면, 이후 권리범위를 해석하거나 침해 여부를 다투는 과정에서 그동안 제출한 의견과 심사 이력이 발목을 잡을 수 있습니다.
그러니 의견서와 보정서를 제출하기 전에는 적어도 다음 두 가지를 확인하시기 바랍니다.
이번 보정으로 거절이유가 해소될 수 있는지, 그리고 보정 이후에도 실제로 지키고 싶은 기술이 청구범위 안에 남아 있는지입니다.
의견제출통지서를 받으면 누구나 먼저 등록 가능성부터 걱정하게 되지만, 실무에서 초점을 두는 관건은 조금 다릅니다.
“거절이유를 해소하면서도 앞으로 필요한 권리를 얼마나 온전히 남길 수 있는가”입니다.
보정으로 청구범위를 줄이는 일은 어렵지 않지만, 한번 좁혀버린 권리를 다시 넓히는 일은 전혀 다른 차원의 문제입니다.
따라서 의견제출통지서 대응은 단순히 심사관의 지적을 없애는 작업으로 끝내는 것이 아닌, 무엇을 포기하고 무엇을 끝까지 지킬지 판단해야 합니다.
특히 인용된 선행기술과 기존 명세서, 현재 특허출원하는 기술이나 제품을 함께 놓고 보면 반박해야 할 부분과 보정해야 할 부분이 보다 분명해집니다.
테헤란 역시 이러한 기준으로 통지서를 검토합니다.
당장의 등록만을 목표로 청구범위를 줄이기보다, 등록 가능성과 이후 권리의 실효성을 함께 지킬 수 있는 대응 방향을 찾는 데 초점을 두고 있죠.
이를 제대로 검토하려면 심사관의 의견만 볼 것이 아니라, 인용된 선행문헌과 최초 출원 당시의 명세서, 실제 보호해야 할 제품과 기술까지 함께 살펴봐야 합니다.
이미 의견제출통지서를 받았지만 어떤 방식으로 대응해야 할지 판단하기 어렵다면, 테헤란과 이러한 자료를 토대로 현재 가능한 선택지부터 차분히 비교해 보시기 바랍니다.
특허법인 테헤란이 단순히 거절이유를 넘기는 데 그치지 않고, 등록된 이후에도 실제 사업에서 활용할 수 있는 특허를 남길 수 있도록 꼼꼼히 살펴드리겠습니다.
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