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칼럼

테헤란은 법적 지식을 공유하여 고객님들께 한걸음 더 다가갑니다.

셀프상표출원을 고민중이라면 반드시 봐야할 칼럼

2020.09.14 조회수 2345회

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

안녕하세요. 독점을 만드는 테헤란입니다.

 

지식재산을 만드는 일을 좋아하고 잘하는 사람들끼리 모여 시작한 일이 어느새 많은 분들이 문의주시는 특허법인으로 성장했습니다.

 

좋은 분들을 만나 놀라운 아이디어와 브랜드를 경험했습니다.

현재는 국세청, 서울시, 위메프, 한국특허정보원, 서울대학교 등 국내에서 내로라 하는 정부기관과 기업의 지식재산 관리를 맡고 있습니다.

잘못된 지식보다 더 위험한 것은 불충분한 지식입니다.

 

불충분한 지식은 오해를 낳고 잘못된 판단을 낳으며 결국 비즈니스를 망칩니다.

 

중소기업을 경영하거나 개인 비즈니스를 운영하시는 분들은 신경 쓸 것이 무척 많을 것입니다.

그러나 지식재산권 등록과 보호를 위해 몇 십, 몇 백만원을 투자하실 예정이라면 저희 칼럼을 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

 

셀프상표등록에 대한 오해

 

인터넷에 상표출원에 대해서 검색을 해보면, 많은 분들이 셀프상표출원을 하시고 그에 따른 방법까지 상세하게 작성한 글을 여럿 봅니다.

 

상표출원은 ‘형식적으로는’너무 쉽기 때문에 특허사무소조차 가격파괴 서비스를 하고 5만원 ~ 6만원에 서비스를 제공하는 곳도 어렵지 않게 볼 수 있습니다.

실제로도 셀프상표등록에 대해서 고민하며 저희에게 상담주시는 분들이 많습니다.

 

테헤란은 모든 상담을 변리사님이 직접 하고 계시는데, 이런 케이스로 문의가 올 때마다 답답해 하시더군요.

상표 출원이 쉽다고 해서 많은 분들이 셀프상표출원을 직접 해보시는데, 쉽다고 해서 잘할 수 있는 것은 아닙니다.

 

접수(이를 상표 출원이라 표현합니다.)가 쉽다는 것이지 상표등록 자체가 쉬운 것은 절대 아닙니다.

 

그건 상당히 어렵습니다.

 

섬세함과 노련함 그리고 깊은 내공의 법률지식이 필요하며 그것은 프로의 세계입니다.


일반인이 셀프상표등록을 했을 때의 위험성

 

셀프상표출원 및 셀프상표등록을 하실 때, 많은 분들은 자신의 브랜드가 등록 가능성이 있는지 먼저 확인하고 싶으실 겁니다.

키프리스 사이트에 가서 자신의 브랜드 이름을 검색해보고, 여러 상표들을 참고하면서 출원서를 하시겠지요.

 

셀프상표출원을 하실 때, 설마 이런 작업도 안하고 콘텐츠만 보고 따라 하시는 분들은 없을 거라 믿습니다.

상표 출원서를 작성할 때 필수적으로 기입해야 하는 것이 있습니다. 바로 품목/업종을 정하는 것입니다.

법률 지식이 부족하고 실무적인 훈련이 되어 있지 않는 일반인이라면, 대부분 특허청 상품세목을 참고하고 단순히 복사 후 붙여넣기 합니다.

브랜드를 망치는 지름길입니다.

그대로 상표가 등록 되도 문제이지만, 복수로 상품을 지정하거나 권리범위가 불명확한 경우 거절됩니다.

 

돈과 시간을 낭비하게 됩니다.

 

특허청 상품세목은 참고용이지 필수지침이 아닙니다.

 

프로는 그렇게 하지 않습니다.

 

의뢰인의 현재 사업을 정확히 표현하는 품목이나 업종을 생각하고 그 사업이 어떻게 번져나갈지에 대한 확장성을 고려합니다.

개인 혹은 기업의 비즈니스 전략을 깊이 생각합니다.

 

비즈니스에 대한 깊이 있는 지식과 경험이 있어야 권리를 더 단단하게 만들 수 있습니다.

 


운이 좋아 품목과 업종을 잘 정하고 무사히 출원하였다고 해서 상표가 바로 등록되는 것은 아닙니다.

높은 비율로 출원 된 상표들이 거절됩니다.

 

타인과 유사한 선등록상표가 없더라도, 상표로서 기능하지 못하다는 것을 실무적으로 ‘식별력이 없다’고 표현합니다.

 

만약 특허청 심사관이 여러분의 상표를 식별럭이 없다고 판단하여 거절한다면 어떻게 하시겠습니까?

이럴 때 여러분은 거절이유에 대한 대응을 해야합니다. 거절이유를 분석하여 엄격한 양식의 상표 의견서를 작성하여 심사관을 설득시켜야 합니다.

지식재산 전문가인 변리사도 하기 힘들어 하는 일을 여러분이 해야 하는 것입니다.

변리사는 제대로 된 의견서를 작성하고자 수 년을 훈련합니다. 그럼에도 잘 작성하기 어려워 실무 기간 평생동안 자신의 역량을 갈고 닦습니다.

 

 

이런 전문가보다 여러분이 상표 의견서를 더  잘 작성할 확률이 얼마나 될까요?

 

 

수 많은 문제를 뚫고 의견서를 작성하더라도 문제입니다.

 

변리사의 농밀한 논증이 들어있는 의견서를 매일 같이 보는 사람이 특허청 심사관입니다.

이런 심사관에게 과연 실무적인 훈련이 안 된 일반인이 작성한 의견서를 보고 설득될까요?

 

거절결정을 확신하여 다시 거절이유를 통지할 것입니다. 

상표 등록이 거의 불가능한 상황에 도달하는 것이지요.

 

심사관의 거절이유를 치유한 테헤란의 상표 의견서 사례

 

 

변리사가 작성한 상표 의견서는 다릅니다.

14년 경력을 가진 변리사가 직접 작성한 상표 의견서를 보여드리겠습니다.

부정적인 판단을 내린 심사관에게 어떻게 설득력 높은 논증을 통하여 거절이유를 극복하는지를 중심으로 봐주시면 되겠습니다.

 

1. 사건의 개요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

위 이미지는 대전광역시 서구에 거주하고 계신 출원인을 대리하여 상표 출원을 한 뒤, 19년 12월 27일에 받은 의견제출통지서 입니다. 

심사관은 다음과 같은 거절 이유를 통지하였습니다.

‘겹겹이 삼겹살’출원상표는 

‘여러 겹으로 쌓인 삼겹살’이란 

의미로 직감되어 지정상품의 성질 

(품질, 서비스내용 등)을 보통으로 

사용하는 방법으로 표시한 상표이므로 

등록 받을 수 없음.

 

 

지정상품의 성질과 품질표시는 누구나 자유롭게 사용할 필요가 있고, 그 사용을 원합니다.

따라서 성질표시의 경우 상품의 출처표시가 아닌 설명으로 인식되기 때문에 상표등록을 받을 수 없도록 법에서 지정하였습니다. 

이런 경우엔 어떻게 대응을 해야 할까요?

2. 거절이유 대응

 

 

단순히 상표가 성질표시가 아님을 설명하는 것에 그쳐서는 거절이유를 극복하기 힘듭니다. 

디테일한 논리와 근거를 통해 주장을 펼쳐서 설득력을 높여야 합니다.

지정상품과 서비스업 보정은 제한적입니다. 시장활동에 반드시 필요한 상품과 서비스업을 삭제할 수는 없기 때문입니다. 

저희는 이런 단점을 보완하고 근거를 강화하기 위해서 판례 사항을 적극적으로 사용했습니다.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이 사건의 쟁점은 다음과 같습니다.

“‘겹겹이’ 라는 단어가

‘삼겹살’ 앞에 붙는 것이 성질표시인가?”

 

 

‘겹겹이’ 가 성질표시 단어가 아닌 식별력 있는 상표임을 심사관에게 설득시킬 수 있다면 거절이유를 치유하고 상표등록을 할 수 있다고 테헤란 측에서는 판단하였습니다.

그렇다면 어떻게 ‘겹겹이’가 성질표시가 아님을 논증할 수 있을까요?

 

여려 겹으로 쌓아 올린 삼겹살이라고 하면, ‘고기를 여러 겹으로 쌓아 삼겹살을 제공한다’는 서비스내용으로 연결된다고 심사관은 판단하였을 수 있습니다.

저희는 ‘겹겹이’라는 단어가 성질표시이와 무관한 용어임을 심사관에게 설득하기 위해 다음 근거를 준비하였습니다.

 

실제 의견서를 요약한 것임을 참고 바랍니다.

 


 


 

‘겹겹이’라는 단어를 사전에서 찾아보면 의미가 비슷한 말로는 ‘첩첩이’, ‘거듭거듭’, ‘누누이’ 등이 있다고 설명되어 있습니다.

 

‘겹겹이’라는 단어와 비슷한 의미인 용어들을 사용해서 ‘첩첩이 삼겹살’, ‘거듭거듭 삼겹살’, ‘누누이 삼겹살’과 같이 상표를 구성한다고 할 때 어느 하나 상품의 품질이나 서비스 제공 내용과는 무관합니다.

 

따라서 출원 상표의 ‘겹겹이’ 역시 단어 본래의 의미내용이 성질표시와는 무관한 것이라고 하겠습니다.

국어사전에서 설명하고 있는 ‘겹겹이’라는 단어의 사용례를 살펴보아도 “옷을 겹겹이 입었다.”, ‘병사들이 겹겹이 둘러쌌다.”와 같은 것들뿐이고, 고기의 형상이나 품질을 나타나는 예는 없습니다.

‘고기를 한 장, 두 장, 세 장 층층이 여러 겹으로 쌓아 제공하는 것’이 서비스업의 품질 내지 제공내용인지를 살펴보겠습니다.

 

음식점업과 관련하여 고기집에서 삼겹살을 한 장, 두 장, 세 장 층층이 쌓아올려 수요자들에게 제공하는 것이 서비스업의 공통된 성질이라거나 반드시 필요한 서비스 내용도 아닙니다.

따라서 이는 성질표시와는 무관하고 ‘겹겹이 삼겹살’과 같은 표시는 지정서비스업과 관련하여 흔히 사용되는 용어도 아니므로 출원한 상표는 그 자체로 식별력 있는 표장이라 할 것입니다.

 


이로써 ‘겹겹이’라는 단어가 성질표시가 아닌 식별력 있는 표장이라는 근거가 완성되었습니다.

그러나 이것 만으로는 심사관을 설득시키기 부족하다고 저희는 판단 했습니다.

 

‘겹겹이’가 성질표시가 아님을 더욱 확실히 할 필요가 있었습니다.

실제로 의견서에는 아직 짚고 넘어가지 않은 부분이 있었습니다. 바로 다음과 같습니다.

“‘겹겹이’가 성질표시로서 활용될 만한 단어인가?”

상표법에서는 왜 성질표시 표장 사용을 금지하고 있을까요? 성질표시는 누구나 사용할 필요가 있고, 사용을 원하기 때문이었습니다.

그렇다면 ‘겹겹이’라는 단어를 많은 사람들이 사용하거나, 원하지 않는다는 것을 보여주면 심사관을 설득시킬 강력한 논증이 될 수 있었습니다.

실제로 조사해보니, 단순히 ‘겹겹’이라는 단어를 포함하여 출원된 상표는 전 상품류를 통틀어 총4개 뿐이었고,

다음 인터넷 포털 사이트에서 ‘겹겹이’라는 단어를 상호 내지 영업표지로 사용하고 있는 곳을 찾아보면 전국에 단 2곳이 존재하고 있을 뿐임을 알 수 있었습니다.

이러한 사실을 통해 출원하였던 상표는 사회에서 실제 성질표시로 사용되고 있지도 않으며 다수인이 사용하고 있지도 않다는 것을 알 수 있습니다.


 

또한 요식업 특히 돼지고기와 관련된 음식점에서 고기의 품질을 표시하고 싶은 경우 ‘삼겹살’,’오겹살’, 양을 나타내고 싶은 경우 ‘푸짐한’, ‘양 많은’, 출처를 표시할 경우 ‘장충동’,’ 제주오겹살’과 같은 표시를 사용하면 될 것이므로 경쟁업자는 굳이 ‘겹겹이’를 쓰지 않고 다른 용어를 선택할 자유가 충분했습니다.

따라서 출원하였던 상표는 경쟁업자가 상품 설명을 위해 자유롭게 사용할 필요가 있는 표시도 아님을 알 수 있습니다.

 

3. 테헤란의 법적 도움 및 사건 결과

이렇게 거절되었던 ‘겹겹이 삼겹살’상표에 대해

■ 단어의 본래 의미가 성질표시와는 무관하여 그 자체로 식별력 있는 표장.

■ 이를 독점시킨다고 하여 경쟁업자의 자유를 제약하는 등 공익에 반한다고 볼 수 없음.

이라는 2가지 논증을 통하여 거절이유에 대응한 상표 의견서를 제출했습니다.

‘겹겹이 삼겹살’은 테헤란의 상표 의견서를 통하여 심사관이 통지한 거절이유를 치유하였고, 20년 6월에 상표 등록 결정을 받게 되었습니다.

 


 

맺음말

 

 

상표등록을 더 저렴하게 받고 싶다는 관점으로 접근한다면 여러분의 소중한 비용과 시간이 낭비됩니다.

수 많은 고민 끝에 만들어진 브랜드는 상표로서 보호받지 못합니다.

결국 여러분은 다른 브랜드로 상표출원을 하거나, 상표 등록을 포기할 지도 모릅니다.

그러나 비즈니스는 브랜드(상표)를 빼놓고 논할 수 없습니다.

그래서 상표를 올바르게 등록하고 보호해줄 수 있는 경험 많고, 실력 있는 변리사가 필요합니다.

여러분에게는 이를 판단할 수 있는 ‘진짜’ 정보가 인터넷에 부족하다는 것을 저희는 알고 있습니다.

따라서 법률 서비스의 품질 차이를 올바르게 알려줄 수 있고, 의뢰인이 정확하게 인지할 수 있도록 추가적인 정보를 제공하기 위해 테헤란은 칼럼을 작성해 왔습니다.


전문적인 능력을 서비스로 판매하는 사람에게는 두 가지 책무가 있습니다.

✔첫째

언제나 신뢰성을 높이는 것입니다. 그래야 안심합니다.

✔둘째

다른 곳과의 차별성을 강조해야 합니다. 그래야 비용을 기꺼이 지불할 것입니다. 이를 무시하면 더 싼 가격으로 더 빨리 처리하겠다는 저렴함에 의존할 수밖에 없습니다.

전문가의 서비스 내용을 고객은 속속들이 알기 어렵습니다. 

그러나 대략적으로 알고만 있어도 전문가들은 절대 일을 대충할 수 없습니다. 당장 질문이 폭풍같이 쏟아질 것을 알고 있기 때문입니다.

여러분의 비즈니스를 위해 실력 있는 변리사를 선임할 수 있는 안목과 더불어 잘 활용할 수 있는 정도의 지식은 갖추시길 권해드립니다.

 

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