CASES

업무 사례

상표등록

식별력 부족 / 선등록상표 테헤란의 노하우로 해결 후, 상표등록 성공한 걸그룹 woo!ah!

2020.12.23

등록 상표

출원번호/일자 40-2020-0047915 (2020.03.23)

등록번호/일자 40-1643937 (2020.09.16)

기본 사항

출원인인 엔브이엔터테인먼트는 연예인 기획사로서 걸그룹 ‘woo!ah!’를 데뷔시키면서 상표출원을 희망하였습니다. 그룹가수가 성공하는 경우 상표권으로 인해 여러 분쟁이 발생하는 사례가 나타나고 있어(예, ‘동방신기’, ‘비스트’ 등) 데뷔하면서 상표권 등록이 필요함을 의뢰인에게 설명하였고, 상품류는 41류(연예인 서비스업, 가수 공연업 등)와 09류(음반)을 추천하였습니다. 추후 ‘굿즈’ 상품에 대해서도 필요할 수 있다고 안내드렸으며, 출원인은 우선은 필수적인 위 2가지 상품류에 대해 진행하기로 하였습니다.

진행 과정

당소에서는 woo! ah!가 일반적이고 흔히 사용되는 구호, 감탄사에 불과하여 식별력 부족으로 등록을 받지 못할 수 있다고 안내하였고 가급적 로고로 진행할 것을 제안하였습니다.

이에 출원인은 여러가지 로고를 제작하여 당소 측으로 전달하였고 식별력을 극복할 수 있는 를 선택하여 의뢰인에게 제안하였습니다.

이로써 식별력 거절에 대한 문제는 해결하였는데 문제는 선등록상표 였습니다. 41류의 경우에는 동일 또는 유사한 선등록상표가 없어서 가능할 것으로 예상되었으나, 09류의 경우에는 ‘WoA’가 등록되어 있어서 위험성이 있음을 안내하였습니다.

상표출원은 우선심사로 진행되었으며, 출원일로부터 약 1개월만에 심사결과가 나왔습니다(의견제출통지서 발부). 예상대로 41류는 간단한 보정사항(지정상품 보정)만 지적이 되었으나, 09류는 예상했던 ‘WoA’로 인해 등록될 수 없다는 지적사항이 있었습니다.

당소에서는 출원인에게 미리 위험성이 있음을 안내하기는 하였으나, 그래도 의견을 대응해보기로 하였습니다. 당소에서는 1) 출원상표는 ‘우!아!’로 발음이 되나, 인용상표 ‘WoA’는 일반사람들이 어떤 의미인지 직감하기 어려운 말로서 대문자와 소문자의 조합으로 보았을 때 ‘더블유오에이’ 이외에 다른 형태로 발음되기는 어려운 점, 2) 전체적으로 외관과 의미도 다른 점을 주장하는 의견서를 제출하였습니다.

심사관은 당소에서 제출한 의견서를 검토 후 출원공고를 결정하였으며, 2020년 9월 16일에 안정적으로 등록되었습니다.

맺음말

테헤란에서는 기업고객부터 개인고객까지 고객이 다양하게 분포되어 있으며, 다양한 업종에서 상표출원을 진행하고 있습니다.
이와 같이 다양한 고객들을 상대하면서 느낀 점은 고객들이 사용하고 싶어하는 상표는 생각보다 다양하게 분포되어 있지 않다는 점이었습니다. 즉, 사용하고자 하는 상표가 고객들마다 많이 비슷하였습니다.
즉, 유사한 선등록상표들이 존재하는 경우에는 안정적인 상표등록보다는 위험성을 안고 상표등록을 시도해봐야하는 사례가 많은데, 저희 테헤란에서는 특허청으로부터 의견제출통지서를 접수하였을 때 가급적 의견대응으로 심사관을 설득하는 과정을 진행하고 있습니다. 그리고 전부는 아니지만 다수건들이 의견대응을 통해 등록되고 있습니다. 테헤란은 고객님의 상표가 최종적으로 등록될 수 있도록 최선을 다하고 있음을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 상표도 역시 테헤란입니다!