칼럼
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마드리드출원 하나면 해외상표등록 해결?
해외 진출을 준비하면서 상표등록까지 알아보다 보면 자연스럽게 마드리드출원을 접하게 됩니다.
“한 번만 출원하면 여러 나라에서 상표권을 받을 수 있는 건가요?”
많이들 궁금해하시는 부분인데요.
이 절차는 여러 국가에 각각 출원서를 제출해야 하는 번거로움을 줄여주는 제도입니다. 하지만 실제 등록 여부는 지정한 국가가 각자의 상표법에 따라 따로 심사해 결정하죠.
따라서 단순히 ‘여러 나라에 한 번에 출원할 수 있다’는 장점만 보고 선택해서는 안 됩니다.
오늘은 특허법인 테헤란과 함께 마드리드출원의 구조부터 절차, 진행 전 반드시 확인해야 할 주의사항까지 차례로 살펴보겠습니다.
1. 마드리드출원은 어떤 제도인가요?
이 제도는 국내 상표출원이나 등록을 기초로, 마드리드 의정서 회원국 가운데 보호받고 싶은 국가를 지정해 국제출원하는 방식입니다.
국내 출원인은 지식재산처를 거쳐 세계지식재산기구(WIPO) 국제사무국에 출원서를 제출하게 됩니다.
WIPO는 제출된 서류의 형식적인 요건을 확인한 뒤 국제등록부에 기록하고, 출원인이 지정한 각 국가에 이를 통지합니다.
여기서 한 가지는 정확히 알아두셔야 합니다.
‘국제등록’이라는 이름 때문에 전 세계에서 통하는 하나의 상표권이 생겼다고 생각하기 쉽지만, 그렇지 않다는 겁니다.
국제등록 이후에는 지정한 각 국가가 자국의 상표법에 따라 다시 심사하며, 어떤 나라에서는 보호가 인정될 수 있지만, 다른 나라에서는 선행상표나 식별력 등의 이유로 거절통지가 나올 수도 있습니다.
즉 여러 국가로 향하는 출원 절차를 하나의 창구로 묶어주는 제도이지, 각국의 심사를 하나로 통합하는 제도는 아닙니다.
또한 마드리드 의정서 회원국만 지정할 수 있습니다.
따라서 진출하려는 국가가 이 제도에 포함되지 않는다면 해당 국가에는 별도의 개별출원을 준비해야 합니다.
2. 마드리드출원은 어떻게 진행되나요?
절차는 국내 기초출원·등록 → 국제출원 → 국제등록 → 지정국별 심사 순서로 진행됩니다.
| 절차 | 주요 내용 | 유의사항 |
|---|---|---|
| 기초출원·등록 | 국내 상표를 먼저 출원·등록 | 해외에서 사용할 표장과 지정상품까지 고려 |
| 국제출원 | 보호받을 회원국을 지정해 출원 | 기초 상표의 표장·지정상품 범위를 벗어날 수 없음 |
| 국제등록 | WIPO가 형식심사 후 국제등록 | 각국의 최종 등록을 의미하지 않음 |
| 지정국 심사 | 각 국가가 자국법에 따라 심사 | 선행상표·식별력·지정상품 기준이 국가마다 다름 |
특히 처음 국내 상표를 좁은 범위로 준비했다면, 이후 해외에서 사업영역을 넓히더라도 지정상품을 마음대로 추가할 수 없습니다.
따라서 해외 진출 계획이 있다면 국내 출원 단계부터 향후 판매할 상품이나 서비스까지 함께 살펴보는 것이 중요합니다.
또 국내 출원 후 일정 기간 안에 국제출원을 진행하면 우선권을 주장할 수 있으므로 해외 진출 일정이 정해져 있다면 시점도 함께 관리해야 합니다.
비용은 WIPO 기본수수료와 지정국별 수수료가 더해지는 구조라 국가 수에 따라 달라지며, 다만 비용보다 진출 국가와 사업 범위에 적합한지를 먼저 판단하시는 걸 권장드립니다.
3. 마드리드출원 전 반드시 확인해야 할 주의사항은?
가장 먼저 확인해야 할 것은 국내 기초 상표의 안정성입니다.
마드리드 국제등록은 일정 기간 동안 국내 기초출원이나 기초등록과 연결되어 있어, 이 기간 안에 국내 기초출원이 거절되거나 등록이 취소·무효가 되면, 그 영향을 국제등록도 받을 수 있습니다.
따라서 출원을 준비할 때는 해외 국가만 바라볼 것이 아니라 출발점이 되는 국내 상표부터 얼마나 안정적인지 먼저 살펴야 합니다.
두 번째는 지정국별 거절 대응입니다.
WIPO를 통해 한 번에 국제출원했다고 하더라도 거절이유는 각 국가에서 따로 발생합니다.
선행상표 판단 기준이나 지정상품의 표현, 식별력 판단이 국가마다 다를 수 있기 때문이죠.
거절통지를 받으면 해당 국가의 절차와 언어에 맞춰 대응해야 하고, 필요에 따라 현지 대리인을 선임해야 할 수도 있습니다.
마지막은 국가별 고유한 요건입니다.
특정 국가는 상표의 실제 사용이나 사용의사와 관련된 별도의 절차를 요구하기도 합니다.
따라서 국내에서 문제가 없었던 방식이 해외에서도 그대로 통한다고 생각해서는 안 됩니다.
마드리드출원의 핵심은 많은 나라를 한 번에 지정하는 것이 아니라, 각 국가의 제도 차이까지 감안해 필요한 국가를 제대로 선택하는 것입니다.
국내 기초 상표가 안정적인지, 진출하려는 국가가 마드리드 체계에 포함되는지, 각국에서 거절이 발생했을 때까지 고려해도 경제적인지에 따라 적절한 선택은 달라질 수 있습니다.
특히 해외사업은 한 국가에서 시작해 다른 국가로 빠르게 확장되는 경우가 많습니다.
따라서 처음 몇 개 국가만 보고 출원했다가 이후 사업이 커졌을 때 권리 구조를 다시 정리하는 것보다, 진출 계획과 상표권 확보 전략을 처음부터 함께 설계하는 편이 훨씬 안정적입니다.
테헤란에 문의를 주시면, 그 즉시 전담 변리사가 배정되어 대표님의 국내 상표 상태와 향후 사업 계획을 검토해 적절한 방식으로 필요한 권리를 취득하실 수 있도록 도와드리겠습니다.
뒤늦게 상표 문제를 발견해 곤란해지지 않도록, 해외 진출의 첫 단계부터 테헤란의 변리사와 권리 확보 방향을 함께 점검해 보시기 바랍니다.
