칼럼
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일본상표등록 핵심 절차와 주의사항 완벽 정리
아직도 간혹 일본 진출을 준비하면서 한국에 상표를 등록해 두었으니 일본에서도 자연스럽게 보호받을 수 있다고 생각하시는 분들이 계십니다.
한국에서 취득한 상표권의 효력이 일본까지 그대로 이어지는 것은 아닙니다.
상표권은 원칙적으로 등록받은 국가에서 효력이 발생하기 때문에 일본에서 브랜드를 보호하려면 일본 특허청 JPO의 심사를 거쳐 별도로 권리를 확보해야 합니다.
특히 일본 역시 선출원주의를 적용하기 때문에, 현지 진출을 준비하는 사이 제3자가 동일·유사한 상표를 먼저 출원한다면 예상하지 못한 문제가 생길 수 있습니다.
제품 출시와 유통망까지 준비해 놓고 정작 브랜드 이름을 그대로 사용하기 어려워지는 상황은 피해야겠죠.
오늘은 일본상표등록을 진행하는 두 가지 방법과 절차, 그리고 각 방법에서 특히 주의해야 할 부분을 정리해 드리겠습니다.
1. 일본상표등록 절차 중 무엇을 선택할까?
한국 기업이 일본에서 상표권을 확보하는 대표적인 방법은 두 가지입니다.
일본 특허청에 직접 출원하는 방법과 마드리드 국제출원을 통해 일본을 지정하는 방법입니다.
먼저 직접출원은 일본 특허청에 일본 상표출원서를 제출하고 현지 심사를 받는 방식입니다.
한국 기업처럼 일본에 주소나 영업소가 없는 해외 출원인은 일본 내 대리인을 선임해 상표출원 절차를 진행해야 하고요.
반면 마드리드 국제출원은 한국에서 출원하거나 등록한 상표를 기초로 국제출원서를 제출하고, 보호받고 싶은 국가 가운데 일본을 지정하는 방식입니다.
한국 특허청이 출원 내용을 확인해 WIPO 국제사무국으로 전달하고, 국제등록 이후 일본 특허청이 일본법에 따라 다시 실체심사를 진행합니다.
간혹 여기서 오해하시는게, 국제등록증이 발급됐다고 곧바로 일본 상표권이 확보되는 것은 아닙니다.
그렇다면 어느 쪽이 더 유리할까요?
일본 한 국가만 진출할 예정이라면 직접출원을 우선 비교해 볼 수 있고, 일본뿐 아니라 여러 국가의 상표를 함께 관리해야 한다면 마드리드 제도의 장점이 커질 수 있습니다.
다만 단순히 국가 수만 보고 결정할 문제는 아닙니다.
한국 기초상표의 상태와 지정상품 범위, 향후 진출국 추가 가능성, 일본에서 거절이유가 발생할 가능성까지 함께 놓고 비교해야 실제 비용과 관리 측면에서 유리한 방법을 찾을 수 있습니다.
2. 일본상표등록 루트별 절차와 기간
일본상표등록 직접출원은 일반적으로
순서로 진행됩니다.
여기서 한국에서 이미 동일한 상표를 출원했다면 최초 출원일부터 6개월 이내 일본 출원을 진행해 파리조약상 우선권을 주장할 수 있는지 확인해 보셔야 합니다.
상표의 우선권 기간은 6개월이므로, 해당 요건을 충족하면 후속 일본 출원에서도 최초 한국 출원일을 기준으로 우선권 효과를 주장할 수 있습니다.
마드리드 국제출원은 조금 다릅니다.
순으로 이어집니다.
그리고 두 절차에서 비용이 “마드리드가 무조건 저렴하다”거나 “직접출원이 무조건 싸다”고 단정하기 어렵습니다.
지정하는 상품·서비스의 류 수, 국가 수, 일본 현지 대리인 비용, 거절 대응 여부 등에 따라 최종 금액이 달라지기 때문에, 출원 케이스 별 예상 견적을 확인해야 합니다.
3. 일본상표등록 루트별 주의사항
먼저 마드리드 국제출원은 처음 5년 동안 기초상표의 영향을 받는다는 점을 기억하셔야 합니다.
국제등록일로부터 5년 동안 한국의 기초출원이나 기초등록이 거절·취하·무효 등으로 효력을 잃으면, 그 범위에 따라 국제등록 역시 영향을 받을 수 있습니다.
흔히 ‘기초상표에 종속되는 기간’이라고 설명하는 부분이죠.
따라서 한국 상표가 아직 심사 중이거나 거절 가능성이 있는 상태라면 무조건 마드리드를 선택하기보다 기초상표의 안정성까지 함께 검토할 필요가 있습니다.
또 하나 놓치기 쉬운 부분이 있습니다.
마드리드 방식으로 일본을 지정할 때는 처음부터 일본 현지 대리인을 반드시 선임해야 하는 것은 아닙니다.
하지만 일본 특허청에서 거절이유가 발생해 현지 절차로 의견서나 보정서를 제출해야 한다면 일본 내 대리인이 필요해질 수 있습니다.
이렇게 된다면, 테헤란처럼 현지 네트워크가 이미 확보되어있지 않은 경우 곤란한 상황에 처할 수 있죠.
직접출원에서는 지정상품·서비스를 어떻게 작성하는지가 특히 중요합니다.
지정상품·서비스의 내용과 범위를 일본 특허청 기준에 맞도록 명확히 하지 않고 표현이 모호하면 거절이유가 될 수 있습니다.
마드리드 출원 역시 국제등록에서 허용된 표현이라고 해서 일본에서 반드시 그대로 인정되는 것은 아닙니다.
그리고 일본상표등록의 어떤 방법을 선택하든 출원 전에 빠뜨리지 말아야 할 것이 있습니다.
바로 일본 내 선행상표 조사죠.
한국에서 문제없이 등록한 브랜드라도 일본에는 동일하거나 유사한 선행상표가 존재할 수 있어 J-PlatPat을 통해 출원·등록상표와 상품·서비스 명칭을 검색하는 과정을 거쳐야 합니다.
일본 진출을 준비하면서 제품과 유통, 마케팅까지 챙기다 보면 상표는 뒤로 밀리기 쉽습니다.
하지만 어렵게 현지 판매처를 확보하고 광고까지 시작한 뒤 “이 이름으로는 일본에서 권리를 확보하기 어렵습니다”라는 말을 듣는 순간, 손해는 막대해집니다.
그래서 일본상표등록은 제품을 다 준비한 다음 마지막으로 처리하는 절차라기보다 일본 시장에서 사용할 브랜드를 결정하는 단계부터 함께 확인해야 할 문제로 인지하셔야 합니다.
준비는 빠를 수록 좋은 만큼, 현재 사용하실 문자·로고 상표와 일본에서 판매할 상품 또는 서비스, 한국 상표의 출원·등록 정보를 특허법인 테헤란에 전달해 주시죠.
일본 상표 출원 담당 변리사가 그 즉시 확인하여 선행상표 충돌 가능성과 직접출원·마드리드 중 적합한 진행 방향부터 검토해 드리겠습니다.
일본 시장에 어렵게 올린 브랜드가 상표 문제로 다시 출발선에 서지 않도록, 노련한 변리사와 철저히 준비하시기 바랍니다.
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