지재권 대표사례

상표무효심판 패소 후, 심결취소소송 승소 사건

2020.08.21

사건의 개요

사건 의뢰자인 J회사 대표이사인 원고는 2010년 3월경부터 2018년 9월경까지 다양한 민간 수요자, 한국 UDT, 해군군수 사령부, 공군본부, 육군특수전 사령부 등 국내 육해공군에 해외브랜드 VIGIL 상표를 사용한 낙하산 자동산개기를 수입하여 국내에서 독점 납품 중이었습니다.

그러던 도중 경쟁사인 G사 측에서 영업을 방해하기 위해 2018년 1월 9일에 VIGIL MILITARY 라는 상표를 출원한 후 2018년 5월 21일 상표권을 취득하여 원고를 대상으로 경고장을 발송할 뿐만 아니라 형사 고소를 진행하였습니다.

이러한 상대방의 권리남용을 막기 위해서 원고 측은 해당 상표에 대한 무효심판 청구를 진행하였습니다. 상대방의 상표가 도용이 확실한 경우이므로, 무효가 되리라고 확신을 한 나머지 대리인을 선임하지 않고 심판 절차를 직접 진행하셨다고 합니다.

그러나, 원고는 특허심판원에서 진행된 1심(상표무효심판)에서 제대로 된 증거자료와 주장을 입증하지 못하여, 심판의 패소를 당하게 됩니다. 그때서야 상황의 심각성을 인지하신 고객은 저희 테헤란 측으로 대리인 선임 및 특허법원에서 진행될 2심(심결취소소송)에 대한 도움을 요청하셨습니다.

형사 고소 사건으로 인해 처벌되는 경우 전과가 생길 뿐만 아니라 민사 소송을 통해 금전배상을 해야 되는 처지로 전락할 수 있습니다. 그렇기에, 대리인으로 선임된 테헤란 지식재산전담 센터는 사건해결 방법을 신중히 고민하였습니다.

피고 측 주장 및 원고 측 대리인의 반론

피고 측에서는 원고 측이 사용했던 VIGIL 상표들은 이 사건 등록상표(VIGIL MILITARY)의 출원이나 등록 결정으로 인해 일반 수요자들에게 낙하산용 자동산개기의 출처표시로 인식되었다고 보기 어려우며, 피고 측에서는 낙하산용 자동산개기 외에도 군용, 전술용 낙하산 사업 등을 추진해오면서 피고가 취급하는 제품의 국내생산을 목표로 이 사건 등록상표를 등록했으므로 부정한 목적이 없다고 주장했습니다.

이에 맞서 테헤란 측에서는 피고 측 등록 상표가 상표법 제 34조 제1항 제12호, 13호에 해당함을 밝혀 냈으며 추가로 기타 피고가 주장한 사실에 대한 부당성에 대해서도 반론했습니다.

1) 상표법 제34조 제1항 제13호 법리
국내 혹은 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일, 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 등록 받을 수 없다.

[법리에 따른 반론]
(1) 사건 등록상표(VIGIL MILITARY)와 선사용상표(VIGIL)는 칭호, 외관 및 관념 면에서 유사하다.

(2) 한국스카이다이빙협회, 대한낙하산학교, 국내민간, 군, 등 다양한 수요자들 뿐만 아니라 국방부에서 조차 VIGIL은 특정인의 상표로 인식하고 있다.
(3) 선사용상표의 홍보활동 및 언론보도

(5) 피고 측에서는 상표등록 후 군에 원고 측의 상표권 침해사실을 통지하면서 군과 원고 간의 정상적인 거래를 방해했다.

(6) AAD사에서는 원고를 VIGIL의 대한민국 군용 납품의 독점적 딜로 인정하는 계약을 체결했음에도 불구하고 피고는 전직 인도네시아 공무원임을 사칭하여 AAD사에 접촉한 후 제품의 기본 제원정보를 입수했다.

2) 상표법 제34조 제1항 제12호 법리
상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록 받을 수 없다.

[법리에 따른 반론]
(1) 위키피디아 사전에서 낙하산 자동산개기 설명자료에서 VIGIL을 가장 먼저 소개하고 있다.

(2) 스카이다이빙 장비 판매 사이트에서 AAD의 TOP4 업체로서 VIGIL을 언급하고 있다.

(3) 해외 스카이다이버들 사이에서 VIGIL은 널리 알려져 있는 상표이다.

추가로 경쟁사인 G사, 즉 피고 측에서 주장하는 바에 대한 부당성에 대해 원고 측 대리인의 반론은 다음과 같습니다.

- 국방부의 VIGIL 상표 인지
피고 측 주장: 자동산개기는 낙하산의 보조장비이며 한국 육군이 99.9%가 Cypress를 사용함에도, 보조장비라서 사용자는 인지가 가능하지만 국방부에서는 상표자체를 인지하지 못하고 있다.

반론: 국방부에서 발간한 교육자료에 자동산개기 3종으로서, cypress-2, m-cypress-2, VIGIL을 기재하였으며, 군수계약이라는 입찰이라는 과정을 거쳐 철저하게 관리되는 특성 상, 국방부 측에서 150만원에 육박하는 고가장비의 품목을 인지하지 못한다는 주장은 근거가 없다.

- 시장점유율
피고 측 주장: VIGIL의 시장점유율은 25%이므로, 사실상 20%미만의 점유율이라 볼 수 있다.

반론: 원고 측이 사용하고 있던 VIGIL은 선사용상표로서 선사용상표의 점유율 내지 인지도 20%는 절대 낮은 수치라 단정지을 수 없으며 오히려 상당한 정도라고 볼 수 있다.

- 대한낙하산학교
피고 측 주장: 한국스카이다이빙협회 이외에도 대한낙하산학교라는 협회가 있어서 한국스카이다이빙협회가 가장 공신력 있는 협회라는 원고의 주장은 일방적인 주장에 불과하다.

반론: 대한낙하산학교에서도 이미 VIGIL이라는 상품을 주요 자동산개기 제품으로 인정하고 있다.

테헤란의 법적 도움 및 사건의 결과

테헤란 측은 원고가 기존에 해외브랜드를 수입하여 독점 납품하였던 VIGIL이라는 선사용상표는 해외에서 이미 약 17년 이상 사용되었으며, 2005년 및 2006년에 WIPO 및 US에 등록되어 현재까지 유지되고 있는 상표이며 낙하산 자동산개기 시장에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 상표라고 주장했습니다.

더 나아가 VIGIL이라는 상표는 낙하산자동산개기 시장에서 이미 충분히 인지되어 사용범위, 사용기간 등을 고려할 경우 피고 측의 VIGIL MILITARY 상표사용은 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려뿐 아니라 피고 측에서 원고의 영업을 방해하고자 상표를 취득한 부정한 목적이 있다고 주장을 펼쳤습니다.

이러한 테헤란 측의 논리적인 주장을 받아들인 특허법원 측에서는 특허심판원이 진행한 상표 무효심판에 관한 1심 심결을 취소하며 소송비용은 피고 측에서 부담하라는 주문을 내리게 되었습니다.
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